Slajd 1

Zakres prawa z patentu –

interpretacja zastrzeżeń

patentowych

(

uwagi prawnoporównawcze

)

XXVII Seminarium

Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych

dr Justyna Ożegalska-Trybalska

Zakres patentu



obszar objęty prawną wyłącznością wynikającą z

patentu, określony przez zastrzeżenia patentowe,

stanowiące kluczowy element dokumentacji

patentowej



na gruncie art. 8.3 Konwencji sztrasburskiej, art.69

Konwencji o udzielaniu patentów europejskich

(EPC) oraz większości krajowych regulacji

patentowych,

zakres ochrony patentowej określają

zastrzeżenia

, które mają być interpretowane w

świetle

opisu i rysunków

Cel interpretacji zastrzeżeń

patentowych

–

identyfikacja przedmiotu

wynalazku

–

określenie zakresu, w jakim

wynalazek jest objęty ochroną

Interpretacja zastrzeżeń patentowych –

interpretacja prawa czy faktów?



zastrzeżenia patentowe powinny być traktowane

jako tekst prawniczy, nie tekst techniczny



interpretacja zastrzeżeń określających zakres

praw uprawnionego wynikających z patentu i

obowiązków dla osób trzecich powinna odbywać

się w oparciu o kryteria prawne

Jakie reguły interpretacyjne należy

stosować przy interpretacji zastrzeżeń

patentowych?

Zasady dotyczące interpretacji tekstów prawnych?



zarówno przepisy prawne jak i patenty określają prawa i

obowiązki o charakterze abstrakcyjnym i generalnym oraz są

skuteczne wobec wszystkich członków społeczeństwa (orzeczenie

amerykańskiego sądu federalnego w z 1996 r. w sprawie

Markman v. Westview Instruments

)



legislacyjna historia aktów prawnych/historia postępowania w

sprawie udzielenia patentu są przedmiotem publicznie

dostępnych baz/rejestrów i jej znajomość może być pomocna w

trakcie ich interpretacji



…

ale ani uprawniony opracowujący zgłoszenie patentowe, ani

urząd patentowy udzielający patentu nie ma władzy

prawodawczej

Jakie reguły interpretacyjne należy

stosować przy interpretacji zastrzeżeń

patentowych?

Zasady dotyczące umów?



podobnie jak generalną zasadą prawa umów jest to, że jedna

strona zobowiązuje się coś zrobić (czegoś nie robić) w zamian za

określone działanie drugiej strony, zgłaszający wynalazek do

opatentowania zobowiązuje się ujawnić społeczeństwu swoje

rozwiązanie techniczne w zamian za uzyskanie wyłącznego prawa

do wynalazku



…

ale w przeciwieństwie do umów, które mogą być rozwiązane/

wypowiedziane z woli stron, patent może być unieważniony tylko

wtedy, gdy zostanie wykazane, że nie spełnia on ustawowych

przesłanek wymaganych do jego udzielenia



…

ale inaczej w przypadku umów, gdzie strony co do zasady mają

wybór co do tego z kim zawierają umowę, zgłaszający wynalazek

może uzyskać patent, „zawierając umowę” nie z każdym

zainteresowanym, ale tylko z państwem

Jakie reguły interpretacyjne należy

stosować przy interpretacji zastrzeżeń

patentowych?

Zasady dotyczące oświadczeń woli?



redagowane przez uprawnionego zastrzeżenia

patentowe w istocie stanowią swego rodzaju prywatne

oświadczenia woli (orzeczenie sądu w Mediolanie z 25

czerwca 2002 r. w sprawie

Fedegari

)



…

ale, stosowanie w odniesieniu do zastrzeżeń

patentowych zasad dotyczących oświadczeń woli

naruszałoby zasadę pewności prawa (domniemanie

wpisów w rejestrze) oraz kolidowałoby z niektórymi

zasadami prawa patentowego (dopuszczalność korekty

zastrzeżeń)

Jakie reguły interpretacyjne należy

stosować przy interpretacji zastrzeżeń

patentowych?

Zasady dotyczące oświadczeń woli?



redagowane przez uprawnionego zastrzeżenia

patentowe w istocie stanowią swego rodzaju prywatne

oświadczenia woli (orzeczenie sądu w Mediolanie z 25

czerwca 2002 r. w sprawie

Fedegari

)



…

ale, stosowanie w odniesieniu do zastrzeżeń

patentowych zasad dotyczących oświadczeń woli

naruszałoby zasadę pewności prawa (domniemanie

wpisów w rejestrze) oraz kolidowałoby z niektórymi

zasadami prawa patentowego (dopuszczalność korekty

zastrzeżeń)

Kryteria interpretacji patentów

europejskich



Protokół Interpretacyjny do art. 69 EPC -

EPC 2000

–

art. 69 nie może opierać się na założeniu, że

zakres ochrony określony jest ściśle literalnym

znaczeniem sformułowań użytych w

zastrzeżeniach, a opis i rysunki mają służyć

jedynie w celu wyjaśnienia niejasności

stwierdzonych w zastrzeżeniach,

–

nie może być też traktowany jedynie jako

wskazówka, a faktyczna przyznana ochrona

może obejmować to, co w ocenie znawcy z danej

dziedziny według opisu i rysunków było

zamierzeniem ubiegającego się o patent

Kryteria interpretacji patentów

europejskich

–

przepis ten powinien zapewniać zarówno słuszną

ochronę dla właściciela patentu, jak i

gwarantować uzasadniony stopień pewności

prawnej dla osób trzecich

–

przy ustalaniu zakresu ochrony należy uwzględnić

każdy element, który jest

ekwiwalentem

elementu wskazanego w zastrzeżeniu (

art. 2

Protokołu Interpretacyjnego

obowiązujący od

grudnia 2007 r

„

Formalizacja” ekwiwalentów



dodany EPC 2000 nowy art. 2 nie zmienia

dotychczasowych zasad interpretacyjnych - powinien być

traktowany raczej jako wyjaśnienie i „przypomnienie” dla

sądów, że ekwiwalenty są objęte zakresem patentu tak

długo jak można je wyinterpretować z treści zastrzeżeń



pomimo jednolitej formalnej podstawy ochrony

ekwiwalentów w krajach należących do EPC, nadal

kluczową rolę przy określeniu zakresu ochrony

patentowej odgrywa tradycyjna, krajowa praktyka

interpretacji zastrzeżeń

–

tendencja w orzecznictwie niemieckim odchodzenia od szerokiej

interpretacji zakresu patentu i zbliżania kryteriów interpretacji do

praktyki brytyjskiej [orzeczenie niemieckiego sądu najwyższego z

dnia 12 marca 2002 r. w sprawie

Cutting Blade

]

Praktyczne problemy na tle art. 69 EPC

Protokołu Interpretacyjnego



czy przedmiotem Protokołu Interpretacyjnego jest

interpretacja art. 69 EPC, czy interpretacja

zastrzeżeń patentowych? [orzeczenie sądu

angielskiego z 2003 r. w sprawie

Kirin-Amgen v.

Transkaryotic Therapies

]



gdzie w praktyce leży linia między odczytywaniem

zastrzeżeń w świetle opisu i rysunków, a

odczytywaniem zastrzeżeń w granicach

wynikających z opisu i rysunków?

Kryteria interpretacji zastrzeżeń

patentów krajowych



powinny być określone w krajowych regulacjach patentowych i/lub

wypracowane w krajowej praktyce orzeczniczej krajowych urzędów

patentowych i sądów



kryteria te mogą się różnić od kryteriów stosowanych w odniesieniu do

patentów europejskich, co może powodować dualizm w zakresie

podstaw prawnych interpretacji patentów europejskich i krajowych

–

np. art. 69 EPC w zw. z art. 6 Ustawy o dokonywaniu

europejskich zgłoszeń patentowych i skutkach patentu

europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej

art. 63 ust. 3

p.w.p.



zakres patentu ustalony w wyniku interpretacji zastrzeżeń patentowych

zależy od zastosowanej w danym przypadku metody interpretacji

Zakres ujawnienia wynalazku v.

zakres patentu



obowiązek ujawnienia wynalazku w sposób dostatecznie jasny i

precyzyjny, aby specjalista z danej dziedziny mógł go wykonać

–

zastrzeżenie musi zawierać wszystkie istotne cechy wynalazku

tj. cechy, które są niezbędne dla rozwiązania problemu

technicznego przez wynalazek

–

interpretacja zastrzeżeń patentowych nie powinna prowadzić do

objęcia ochroną patentową takich cech technicznych wynalazku,

które nie zostały wystarczająco precyzyjnie i wyczerpująco

określone (ujawnione) w zgłoszeniu patentowym

–

cechy techniczne wynalazku, które są wskazane w opisie

wynalazku i/lub na rysunkach, ale nie są podane w

zastrzeżeniach patentowych – nie podlegają ochronie (decyzja

EPO T 32/82 ICT)

Znaczenie dokumentów składanych w

trakcie procedury udzielania patentu



dopuszczalne odwołanie do innych dokumentów niż opis i rysunki w

wyjątkowych sytuacjach, w których brzmienie zastrzeżeń jest niejasne

lub dwuznaczne



Wielka Brytania

(orzeczenie sądu apelacyjnego z 29 października

2001 r. w sprawie

Rohm & Haas v. Collag

)



dokumenty i oświadczenia składane w trakcie procedury udzielania

patentu nie mają znaczenia z punktu widzenia określania zakresu

ochrony patentowej



Francja

(orzeczenie sądu apelacyjnego w Paryżu z 11 października

1990 r. w sprawie

Dolle v. Emsens



Włochy

(orzeczenie sądu w Monza z 13 grudnia 2001 r., w sprawie

Coges v. Visconti

)



Holandia

(orzeczenie sądu najwyższego w sprawie

Ciba Geigy v.

Ote Optics

)



Wielka Brytania

(orzeczenie sądu najwyższego z dnia 11 kwietnia

2001 r.w sprawie

Kirin-Amgen v. Roche Diagnostic)

Umieszczanie w zastrzeżeniach tzw.

disclaimers

(wykluczeń)



zasada generalna – istota wynalazku wyrażona w zastrzeżeniu

patentowym powinna być zdefiniowana poprzez wskazanie

cech, które posiada wynalazek („pozytywnych cech”),



na gruncie EPC oraz wielu europejskich regulacji patentowych

w pewnych sytuacjach dopuszczalne jest umieszczenie w

zastrzeżeniach

disclaimera

wyraźnie wskazującego, że

wynalazek nie posiada określonej cechy tj. wskazującego na

„negatywną cechę” wynalazku (EPO T 597/92, OJ 1996, 135

oraz decyzja EPO T 871/96)

Elementy zastrzeżenia miarodajne dla

określenia zakresu patentu



praktyka EPO - wynalazek definiuje suma wszystkich cech

zastrzeżonych niezależnie od tego, w jakiej części

zastrzeżenia są one wskazane [decyzje:

T 886/91, T 157/93,

T 850/90

]



zgodnie z dominującym stanowiskiem zagranicznego

orzecznictwa i doktryny – zakres ochrony patentowej wynika

z zastrzeżenia jako całości i wykorzystanie w innym

rozwiązaniu tylko cech określonych w części znamiennej nie

jest wystarczające dla stwierdzenia naruszenia patentu



nieliczne przykłady orzeczeń sądów europejskich

prezentujące stanowisko zgodnie z którym, determinujące

znaczenie z punktu widzenia naruszenia ma tylko część

znamienna zastrzeżenia [orzeczenie francuskiego sądu

najwyższego z dnia 4 listopada 1987 r. w sprawie

Labinal]

Podmiotowy punkt odniesienia dla

interpretacji zastrzeżeń



punkt odniesienia – osoba fikcyjna - „fachowiec w

danej dziedzinie”



art. 69 EPC - zastrzeżenia patentowe powinny być

interpretowane w taki sposób, żeby „fachowiec w

danej dziedzinie” mógł je przeczytać i zrozumieć i na

ich podstawie wyciągnąć wnioski, co do

zamierzonego zakresu ochrony patentowej

Podmiotowy punkt odniesienia dla

interpretacji zastrzeżeń



wiedza fachowca w danej dziedzinie stanowi podstawę określenia

treści zastrzeżeń patentowych i ma decydujące znaczenie dla

stwierdzenia zakresu ochrony wynikającej z zastrzeżeń, szerszej

niż to wynika z literalnego znaczenia użytych tam określeń i

definicji

[orzeczenie niemieckiego sądu najwyższego z dnia 12 marca 2002

r. w sprawie

Kunststoffrohrteil;

orzeczenie austriackiego sądu z 3

kwietnia 1984 r. w sprawie

Befestigungsvorrichtung für

Fassadenelemente



stosowanym w zastrzeżeniach określeniom powinno być

przypisywane takie znaczenie, jakie nadaje im fachowiec w oparciu

o opis wynalazku i obiektywne rozwiązanie ujawnione w patencie

[orzeczenie angielskiego sądu w sprawie

Wheatley v. Drillsafe Ltd

;

orzeczenie francuskiego sądu apelacyjnego z dnia 11 października

1990 r. w sprawie

Dolle v. Emsens

Czasowy punkt odniesienia miarodajny

dla interpretacji zastrzeżeń



zależny od tego, dla jakich celów dokonywana

interpretacja

unieważnienie patentu



wniesienie zgłoszenia lub data pierwszeństwa

naruszenie patentu

(i) praktyka



Niemcy

data pierwszeństwa



Wielka Brytania

data publikacji

(ii) doktryna



naruszenie „bezpośrednie” data zgłoszenia



naruszenie „przez ekwiwalenty” data naruszenia (?)

Interpretacja zastrzeżeń –

udzielenie (unieważnienie) patentu v.

naruszenie



czy określenie zakresu przedmiotowego

patentu przy badaniu przesłanek zdolności

patentowej (udzielaniu patentu) przez urząd

patentowy oraz przy unieważnianiu/badaniu

naruszenia patentu przez sądy powinno mieć

miejsce (ma miejsce) w oparciu o te same

zasady?



w jakim zakresie sądy rozstrzygające sprawy o

naruszenie patentu mogą/powinny korzystać z

pomocy urzędów patentowych?

Pomoc urzędu patentowego w określeniu

zakresu patentu na potrzeby ustalenia jego

naruszenia



amerykańska doktryna „

primary jurisdiction doctrine

”

umożliwiająca sądom uzyskanie administracyjnej asysty w

zakresie interpretacji zastrzeżeń patentowych (orzeczenie w

sprawie

United States v. Western Pacific Railroad Co.

)



art. 25 EPC umożliwiający sądom krajowym rozpatrującym

spory o unieważnienie lub naruszenie uzyskanie „technicznej

opinii” dotyczącej patentu europejskiego



ograniczona funkcja tego przepisu przez regulacje wykonawcze do EPC

zgodnie z którymi sądy krajowe powinny sformułować prośbę o opinię

„tam gdzie to możliwe wyraźnie oddzielając aspekty techniczne i

prawne” , i niedopuszczalne jest wydanie przez EPO opinii w sprawie

zakresu patentu



art. 29 niemieckiej Patentgesetz, art. 99 A (1) UK Patent Office

dające podstawy do korzystania przez sądy z „administracyjnej

interpretacji zastrzeżeń patentowych”

Document Outline