SPP rok 2009 numer 3

Obowiązek używania znaku towarowego

Marcin Trzebiatowski, Autor jest radcą prawnym, doktorem habilitowanym, adiunktem w Katedrze Prawa Handlowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

§ 1. Podstawy prawne

I. Prawo międzynarodowe

II. Prawo wspólnotowe

III. Prawo polskie

§ 2. Znaczenie obowiązku używania znaku

I. Funkcja

II. Charakter

III. Treść

§ 3. „Rzeczywiste” używanie znaku

I. Pojęcie

II. Formy

III. Zakres (skala)

§ 4. Towary lub usługi objęte używaniem znaku

§ 5. Postać znaku

§ 6. Osoba używająca znaku

§ 7. Miejsce używania znaku

§ 8. Skutki braku „rzeczywistego” używania znaku

I. Okres nieużywania

II. Okoliczności usprawiedliwiające

III. Sankcje

§ 9. Kwestie szczególne

I. Obowiązek używania znaku usługowego

II. Obowiązek używania znaku a znak powtórny

III. Ciężar dowodu

§ 1. Podstawy prawne

I. Prawo międzynarodowe

Wśród norm prawa międzynarodowego, które odnoszą się do obowiązku używania znaku towarowego, na wyróżnienie zasługują dwie z nich: art. 5 lit. C ust. 1-2 konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 20.3.1883 r.^[1] oraz art. 19 porozumienia TRIPS. Przepisy porozumienia madryckiego oraz układu TLT mają w tej kwestii nieporównanie mniejsze znaczenie^[2]. Należy przy tym zaznaczyć, że porozumienie madryckie nie zawiera żadnej szczegółowej regulacji dotyczącej wspomnianego obowiązku, nawet wobec bazowej rejestracji znaku międzynarodowego. Oznacza to, że taki znak podlega pod tym względem w każdym państwie jego ochrony zasadom przyjętym w ustawodawstwie danego państwa. W prawie polskim zasady te wynikają z art. 152¹⁵ PrWłPrzem (w zw. z art. 169-172)^[3].

Pierwsza z wymienionych wyżej norm ma znaczenie ogólniejsze. Ustanawia wymogi minimalne, określając podstawowy poziom ochrony w powyższym zakresie. Stanowi zarazem wzorzec dla regulacji wewnętrznych państw-sygnatariuszy, mając na celu ich ujednolicenie. W świetle swojego charakteru oraz treści jest odczytywana jako wyraz łagodzenia kryteriów realizacji rozważanego obowiązku. Natomiast druga z powołanych norm aktualizuje pierwszą, a zarazem konkretyzuje i uzupełnia ją. Doprecyzowuje jej postanowienia w najważniejszych elementach. Ułatwia przez to ocenę zbieżności regulacji wewnętrznej państwa-sygnatariusza z międzynarodowym wzorcem ustawodawczym. Jednocześnie utrwala, a nawet wzmacnia liberalne podejście do przesłanek przedmiotowej instytucji^[4]. Najważniejsze zasady, jakie wynikają łącznie z powołanych przepisów, są następujące:

1) brak używania znaku towarowego w danym państwie może pociągać negatywne konsekwencje pod względem jego rejestracji dopiero po upływie nieprzerwanego okresu co najmniej trzech lat istnienia tej rejestracji;

2) wspomniane konsekwencje mogą być zastosowane tylko w razie nieusprawiedliwienia braku używania znaku towarowego ważnymi przyczynami, tj. okolicznościami niezależnymi od woli uprawnionego i stojącymi na przeszkodzie używaniu znaku, takimi jak określone wymogi (ograniczenia) administracyjne;

3) obowiązkowi używania czyni zadość posługiwanie się znakiem także w formie częściowo odmiennej od zarejestrowanej, ale pod warunkiem, że nie zmienia ona znamion odróżniających znaku zarejestrowanego;

4) wypełnienie tego obowiązku jest możliwe również za pośrednictwem osoby trzeciej, o ile jednak pozostaje ona pod kontrolą uprawnionego do znaku.

Wskazane normy mają tym większe znaczenie na tle ustawodawstwa polskiego, że są włączone w system prawa wspólnotowego. Pierwsza z nich została nawet uznana wprost za normę „europejską”. Druga zaś ma w ramach Wspólnoty pod względem formalnym rangę wyższą niż przepisy jej własnych aktów prawnych, i to zarówno dyrektywy, jak i rozporządzenia (zob. pkt III). Jest tak, pomimo że porozumienie TRIPS ma charakter legi generali w stosunku do odnośnych regulacji wspólnotowych. Niemniej obydwie te normy w jednakowo silny sposób wyznaczają kierunek interpretacji odpowiednich przepisów wspólnotowych, dotyczących obowiązku używania znaku towarowego. Odwoływanie się do nich w ustawodawstwie, jak i w orzecznictwie europejskim powoduje, że wraz z innymi przepisami tego systemu określają one wspólnotowe kryteria wypełnienia wspomnianego obowiązku^[5].

Powyższe powiązanie powołanych norm prawa międzynarodowego z przepisami wspólnotowymi powoduje też, że przez dopełnienie wymogów harmonizacyjnych, dotyczących obowiązku używania znaku towarowego, odpowiednia regulacja polska powinna pozostawać w pełnej zgodzie z zasadami, wynikającymi z tych norm. W praktyce oznacza to, że transformacja przepisów wspólnotowych do ustawodawstwa polskiego musi, także pod względem interpretacyjnym, każdorazowo uwzględniać przedstawione zasady międzynarodowe.

II. Prawo wspólnotowe

W prawie wspólnotowym obowiązek używania znaku towarowego normują przede wszystkim przepisy dyrektywy 2008/95. Są nimi art. 10-12 (oraz art. 4 ust. 4 lit. f) dyrektywy 2008/95, a także akapit 9 jej preambuły^[6]. Dzięki tym przepisom przedmiotowy obowiązek został zaliczony do materii harmonizacyjnej. W kontekście wyjaśnionej wyżej relacji między prawem wspólnotowym i prawem międzynarodowym oznacza to, że obowiązek ten stał się obligatoryjną instytucją ustawodawstwa wewnętrznego państw członkowskich UE, jak i samej Wspólnoty. Wspólnota dała też temu wyraz w rozporządzeniu Nr 207/2009 (w szczególności art. 15 i 50 rozporządzenia oraz akapit 10

-207-

jego preambuły). Do jego przepisów przeniesiono całość rozwiązań, przewidzianych w tej kwestii w dyrektywie. Wykorzystano przy tym wszelkie sankcje fakultatywne (zob. niżej). Rozbudowano też tę regulację pod względem proceduralnym, zwłaszcza w odniesieniu do sankcji dodatkowych oraz dowodu wymaganego używania znaku^[7].

Pomijając rozwiązania specyficzne dla jednolitej regulacji wspólnotowej, najważniejsze zasady przyjęte łącznie w powołanych przepisach są następujące:

1) wypełnienie powyższego wymogu może nastąpić tylko przez rzeczywiste (poważne) używanie znaku;

2) takim używaniem jest również posługiwanie się formą znaku w części odmienną od zarejestrowanej, ale niewpływającą na jej zdolność odróżniającą;

3) jest nim też korzystanie ze znaku, w tym znaku wspólnego (gwarancyjnego), przez osobę trzecią upoważnioną lub mającą zgodę uprawnionego do znaku;

4) do zadośćuczynienia wymogowi używania wystarczy też nakładanie znaku w danym państwie członkowskim na towary (lub ich opakowanie), przeznaczone wyłącznie na eksport;

5) obligatoryjną sankcją za brak wymaganego używania znaku towarowego powinno być wygaśnięcie prawa z rejestracji, wraz z utratą prawa karencji, a także pozbawienie możliwości skutecznego unieważnienia prawa z rejestracji podobnego znaku późniejszego;

6) do sankcji fakultatywnych należy natomiast pozbawienie możliwości odmowy rejestracji podobnego znaku późniejszego, w tym skutecznego sprzeciwienia się takiej rejestracji, jak również - na skutek zastrzeżenia tego w powództwie wzajemnym - skutecznego dochodzenia względem niego roszczeń z tytułu naruszenia prawa do znaku wcześniejszego (w odniesieniu do znaku wspólnotowego obydwie te sankcje są obligatoryjne);

7) zastosowanie wymienionych sankcji jest dopuszczalne po upływie nieprzerwanego okresu pięciu lat od daty zarejestrowania znaku lub zawieszenia jego używania;

8) warunkiem zastosowania tych sankcji jest też niewykazanie uzasadnionych powodów, usprawiedliwiających brak używania znaku;

9) w razie wykazania wymaganego używania znaku lub usprawiedliwienia jego braku jedynie w odniesieniu do części spornych towarów lub usług wymienione sankcje podlegają zastosowaniu względem pozostałych z tych towarów lub usług;

10) podstawą zastosowania powyższych sankcji jest wniosek o uznanie znaku za wygasły lub inne żądanie, odpowiednie względem sankcji za brak używania znaku; data określona wymienionymi działaniami wyznacza też datę, od której wywołują skutek prawny sankcje za brak wymaganego używania znaku (w odniesieniu do znaku wspólnotowego skutek ten, na żądanie strony, może być ustalony na moment wcześniejszy, określony datą nastąpienia przyczyny pociągającej za sobą wygaśnięcie lub inną sankcję);

11) wspomniany pięcioletni okres nieużywania znaku jest liczony wstecz od daty złożenia wniosku o wygaszenie lub innego punktu czasowego, odpowiedniego względem sankcji za brak używania znaku;

12) data, która blokuje rozpoczęcie lub wznowienie używania znaku, chroniącego przed sankcjami za brak wymaganego używania znaku, jest przesunięta o trzy miesiące wstecz, jeśli przygotowania do tego pierwszego lub ponownego używania zostały podjęte przez uprawnionego w momencie, gdy już spodziewał się działań w celu zastosowania takich sankcji w stosunku do jego znaku.

W odniesieniu do powyższych przepisów dyrektywy 2008/95 należy wyjaśnić, że poza materią harmonizacyjną dotyczącą obowiązku używania znaku towarowego pozostają kwestie proceduralne. Tego rodzaju kwestie, jak np. legitymacja strony w sprawie o zastosowanie sankcji za nieużywanie znaku, ciężar i charakter dowodu w tej sprawie oraz zakres skuteczności wydanej w niej decyzji, pozostają więc w kompetencji ustawodawcy krajowego. Jest on ograniczony we wspomnianej kompetencji jedynie względem zasad proceduralnych, służących recypowaniu do prawa wewnętrznego opcjonalnej regulacji dyrektywy 2008/95, a zatem jej przepisów o sankcjach fakultatywnych^[8].

Natomiast, przy uwzględnieniu całości wskazanej regulacji, wymaga podkreślenia, że pokrewieństwo przepisów obydwu aktów wspólnotowych ma poważne konsekwencje praktyczne. Przepisy te są właściwie stosowane łącznie^[9]. Stanowią względem siebie podstawę weryfikacji przyjętych w nich rozwiązań. Co do zasady, do takiej weryfikacji dochodzi względem przepisów dyrektywy, które są bardziej ogólne, na podstawie przepisów rozporządzenia, mających konkretniejszy wyraz prawny. Przy interpretacji przepisów dyrektywy następuje więc odwołanie się do przepisów rozporządzenia, w celu definitywnego ustalenia ich znaczenia. Poza zapewnieniem jednolitej wykładni regulacji wspólnotowej o obowiązku używania znaku towarowego sytuacja taka pociąga za sobą jeszcze dalej idący skutek. Powoduje, że wspomniane przepisy rozporządzenia Nr 207/2009 wywołują silny wpływ na stosowanie w rozważanym zakresie rozwiązań z ustaw krajowych^[10].

-208-

III. Prawo polskie

Obowiązek używania znaku towarowego wprowadziła do prawa polskiego ustawa z 31.1.1985 r. o znakach towarowych^[11]. Jej regulacja w tym zakresie była ograniczona właściwie do jednego przepisu (art. 28). W porównaniu z rozwiązaniami z obcych systemów prawnych wymieniony przepis został ustanowiony stosunkowo późno. Dlatego uznano go za najważniejszą zmianę dokonaną wymienioną ustawą^[12]. Jednak przepis ten był ujęty stosunkowo skrótowo^[13]. W ramach kwestii materialnoprawnych nie wyczerpywał nawet standardu konwencyjnego. Jego treść sprowadzała się do określenia jedynie podstawowych elementów rozważanej instytucji:

1) wygaśnięcia prawa z rejestracji znaku jako sankcji za brak jego używania;

2) ograniczenia wymienionej sankcji do części towarów lub usług;

3) okresu, po upływie którego możliwe jest zastosowanie tej sankcji;

4) możliwości uchronienia się przed taką sankcją dzięki usprawiedliwieniu nieużywania;

5) ciężaru dowodu w sprawie o zastosowanie sankcji z powodu nieużywania (oraz - na zasadzie ogólnej - legitymacji procesowej w tej sprawie).

Mimo to, w powiązaniu z korespondującymi z nim innymi przepisami ustawy o znakach towarowych oraz z omówioną wyżej normą konwencyjną, pozwolił na wypracowanie w nauce^[14], do chwili wydania nowej ustawy, dostatecznie rozwiniętej teorii dotyczącej uregulowanej w nim problematyki.

Dorobek nauki w powyższym zakresie miał też pewien wpływ na kształt nowych, aktualnych obecnie przepisów PrWłPrzem o obowiązku używania znaku towarowego. Przepisy te (art. 133, 157, 166 i 169-171 w zw. z art. 172) zawierają wyraźnie bogatszą treść w zestawieniu z dotychczasowym stanem prawnym. Skonstruowano je w ślad za regulacją dyrektywy 2008/95. Skorzystano przy tym, choć tylko fragmentarycznie, z opcjonalnej części tej regulacji. Niemniej zamieszczono w nich też, w jednej ze szczegółowych kwestii dotyczących powyższego obowiązku, postanowienie odpowiadające powszechnemu poglądowi piśmiennictwa (zob. dalej). Całość tych przepisów przedstawia dość rozbudowane, ale zwarte unormowanie. Nie jest ono jednak wolne od wątpliwości, co znalazło odbicie w działaniach legislacyjnych^[15] i orzecznictwie. Wydaje się, że zawiera nawet pewne luki, przez co wymaga też dalszych udoskonaleń (zob. dalej). Niezależnie od tego, na tle obcych systemów prawnych, zwłaszcza ustawodawstw państw członkowskich UE, unormowanie to prezentuje się zadowalająco^[16]. Pozwala na rozstrzygnięcie wszystkich zasadniczych zagadnień, składających się na problematykę obowiązku używania znaku towarowego.

Podstawowe zmiany, jakich przepisy PrWłPrzem dokonują w stosunku do poprzedzającej je regulacji, są następujące:

1) wydłużenie z trzech do pięciu lat okresu, po upływie którego znak podlega sankcjom z powodu jego nieużywania;

2) wskazanie na moment, od którego powyższy okres rozpoczyna bieg;

3) określenie sposobu obowiązkowego używania znaku jako używania „rzeczywistego”;

4) określenie przyczyn usprawiedliwienia nieużywania znaku jako „ważnych”;

5) uwzględnienie używania znaku w postaci odmiennej od zarejestrowanej;

6) uwzględnienie używania znaku przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego;

7) umożliwienie wypełnienia obowiązku używania w przypadku znaku dla towarów przeznaczonych wyłącznie na eksport;

8) poszerzenie sankcji za nieużywanie znaku o pozbawienie możliwości skutecznego dochodzenia unieważnienia znaku podobnego oraz zakazania używania takiego znaku;

9) wyraźne wskazanie na utratę prawa do karencji po wygaśnięciu prawa do znaku z powodu jego nieużywania;

10) dopuszczenie możliwości żądania wygaśnięcia prawa do (nieużywanego) znaku już z chwilą zajścia zdarzenia wywołującego taki skutek;

11) uchylenie wymogu wykazania używania w związku z wnioskiem o przedłużenie ochrony na znak;

12) ustanowienie zasad dotyczących obowiązku używania w odniesieniu do znaku międzynarodowego.

-209-

§ 2. Znaczenie obowiązku używania znaku

I. Funkcja

Funkcję obowiązku używania znaku towarowego określają wyraźnie jedynie przepisy dyrektywy 2008/95^[17]. Wiążą one z tym obowiązkiem w szczególności zmniejszenie liczby chronionych znaków towarowych i wraz z nim redukcję skali potencjalnych konfliktów między przeciwstawianymi sobie znakami (akapit 9 preambuły dyrektywy 2008/95). Wymieniona funkcja jest odczytywana jako wyraz potrzeby dostosowania stanu rejestru znaków do rzeczywistości obrotu gospodarczego. Ma przez to prowadzić do wyłączenia z tego rejestru tzw. ghost marks^[18], tj. znaków nieobecnych na rynku i obciążonych w związku z tym podejrzeniem o ich spekulacyjny lub defensywny charakter^[19]. Stanowiła ona już ratio legis w przypadku wspomnianej normy konwencyjnej, rozumianej jako narzędzie służące zapobieganiu rejestracji znaków na zapas lub w celu blokowania używania znaków podobnych przez innych uczestników obrotu^[20]. W ten sposób była też traktowana w doktrynie wielu państw, zwłaszcza przed wyraźnym ustanowieniem obowiązku używania w ich ustawodawstwach^[21]. Stała się też motywem dla ustawodawcy polskiego^[22]. Biorąc to pod uwagę, należy przyjąć, że rozważana regulacja jest ustanowiona w interesie prywatnym i zarazem konkurencyjnym, a mianowicie w interesie przedsiębiorców, którzy są zainteresowani używaniem danego znaku. Ma to poważne konsekwencje praktyczne. Powoduje, że podstawą stosowania przepisów o obowiązku używania, pod względem formalnym, powinno być istnienie w konkretnym przypadku wskazanego wyżej interesu. Egzekwowanie tego obowiązku ma być pomocne dla zainteresowanych przedsiębiorców, ułatwiając im orientację w zasobie znaków dostępnych w danej dziedzinie rynku i wybór znaku odpowiedniego dla prowadzonej przez nich działalności. Dzięki temu ma też przyspieszać procedurę rejestracji takich znaków^[23].

Funkcja obowiązku używania znaku towarowego wypływa również z podstawowej funkcji samego znaku. Jest ona przejawem funkcji odróżniającej, w świetle której znak nieużywany traci swój gospodarczy sens. Ma na celu wykształcenie i egzekwowanie tej funkcji w praktyce, a więc urzeczywistnienie i stałe wypełnianie natury znaku jako instrumentu pozyskiwania klienteli^[24]. Służy przez to realnej kreacji znaku, na który prawo formalne zostało przyznane w wyniku jego rejestracji^[25]. Obowiązek używania pozbawia prawa do danego znaku lub przynajmniej czyni je martwym w sytuacjach kolizyjnych, jeśli znak ten nie był wykorzystywany w sposób autentyczny, a więc zgodnie ze swoją najważniejszą funkcją. Również ten aspekt ma przełożenie na stosowanie przepisów o obowiązku używania. Przemawia za uwzględnieniem w ocenie działania, mającego czynić zadość wymaganemu używaniu znaku, zgodności tego działania z prawem^[26]. Autentyczność obowiązkowego korzystania z prawa do znaku, w powyższym rozumieniu, wyklucza uznanie tego rodzaju działania w warunkach sprzecznych z prawem. Należy zauważyć, że wypełnienie obowiązku używania jest swoistym ekwiwalentem, dodatkową „ceną” za udzielone prawo na znak. Jej „uiszczenie” musi zatem nastąpić w sposób legalny^[27].

II. Charakter

W doktrynie akcentuje się fakt, że na tle prawa międzynarodowego obowiązek używania znaku towarowego, jako instytucja normatywna, ma charakter jedynie fakultatywny. W ramach wspólnotowego porządku prawnego takie ujęcie rozważanego obowiązku traci na znaczeniu. W świetle regulacji dyrektywy 2008/95 obowiązek ten stanowi przesłankę ochrony znaku towarowego. Nie jest on jednak sam w sobie formą ograniczenia tego prawa. Nie należy do treści prawa wyłącznego na znak. Jako wspomniana przesłanka jest zależny od zachowania się uprawnionego do znaku. Wymaga też korzystania ze znaku w określony sposób. Zarazem realizuje swój cel dopiero po upływie konkretnego okresu ustawowego. Pozwala więc uprawnionemu przez pewien czas na dowolną eksploatację lub w ogóle brak eksploatacji prawa ochronnego na znak. Tym samym, należy do sfery wykonywania tego prawa, ale nie wpływa na jego granice. Dopiero niewypełnienie wymienionego obowiązku pociąga za sobą przewidziane w ustawie ograniczenia prawa ochronnego, a nawet ryzyko jego utraty. Z punktu widzenia

-210-

ogólnej systematyki ustawodawczej obowiązek ten ma zatem znaczenie podobne jak tego rodzaju obowiązki przewidziane przez podstawowe zasady prawa cywilnego, np. w przypadku użytkowania (art. 255 KC). Nie jest zatem zobowiązaniem będącym skutkiem faktycznego obligo, lecz obciążeniem ustawowym, wynikającym z natury prawa do znaku. Ponadto, uwzględniając dziedzinę, której częścią jest prawo znaków towarowych, można rozpatrywać go także w kontekście nadużycia prawa podmiotowego (art. 5 KC). Niezależnie od wielu różnic dzielących obydwa zjawiska prawne, należy przyznać, że nieczynienie użytku ze znaku towarowego w sposób rzeczywisty (poważny) pozostaje w sprzeczności z jego gospodarczym przeznaczeniem. Analogia ta nawiązuje przede wszystkim do nadużycia prawa z patentu (art. 68 w zw. z art. 82 PrWłPrzem)^[28]. Jest ona o tyle uzasadniona, że wskazane nadużycie jest jedyną instytucją prawa własności przemysłowej pokrewną przedmiotowemu obowiązkowi. Poza znakiem towarowym nie odnosi się on do żadnego dobra przewidzianego przepisami tego prawa. Powyższe konotacje obowiązku używania znaku skłaniają do uznania go mimo wszystko za instytucję prawną szczególnego rodzaju^[29].

Należy też zwrócić uwagę, że normatywny kształt obowiązku używania znaku towarowego w prawie polskim jest typowy dla regulacji wewnątrzkrajowych. Jest on ujęty od strony negatywnej i uregulowany w przepisach o przyczynach utraty, tj. unieważnienia i wygaszenia prawa ochronnego na znak (art. 169 i n. PrWłPrzem). Kontrastuje przez to z modelem regulacji wspólnotowej, zwłaszcza tej z rozporządzenia Nr 207/2009. Odnosi się ona do obowiązku używania zasadniczo w sposób pozytywny, czyniąc to w przepisach o używaniu znaku (art. 154 PrWłPrzem). Zalicza go przez to do materii dotyczącej wykonywania prawa na znak. Niemniej, jak zaznaczono, nawet ta cecha nie oznacza jego przynależności do treści prawa ochronnego, a tym samym zaliczenia go do elementów podmiotowego prawa do znaku^[30]. Okoliczność ta potwierdza jednocześnie, że obowiązek używania znaku pozostaje w silniejszym związku z zewnętrzną sferą prawa do znaku niż z jego zakresem wewnętrznym. Pod względem ogólnego charakteru jest dość bliski „degeneracji” znaku, a nawet przyzwoleniu na używanie znaku podobnego^[31]. Poza zbieżnymi skutkami wskazanych sytuacji łączy je zwłaszcza ich zależność od zachowania się samego uprawnionego. Wywiera też istotny wpływ na stosowanie przepisów o tym obowiązku. Pokazuje, że formy wymaganego używania znaku nie pokrywają się w pełni ze zwykłymi formami eksploatacji znaku, wynikającymi z treści prawa ochronnego (zob. § 2 III).

III. Treść

Treść obowiązku używania znaku towarowego pozostaje w ścisłym związku z jego funkcją. Mimo to można też wyróżnić jej specyficzny zakres. Przede wszystkim jest on wyznaczony pojęciem tego obowiązku, mimo że pojęcie to jest nie w pełni precyzyjne. O „obowiązku” jako takim jest mowa w normie konwencyjnej. Jednak już w świetle przepisu porozumienia TRIPS chodzi tu o „warunek”. Natomiast regulacja wspólnotowa traktuje omawianą sytuację w kategorii „wymogu”. W podobnie różny sposób ujmuje się ten problem w przepisach krajowych, w których określa się go mianem „obowiązku” (ang. obligatory), „zobowiązania” (ang. obligation), „wymogu” (ang. requirement), „konieczności” (fr. nécessairement) lub „przymusu” (niem. Zwang) używania znaku. W każdym jednak przypadku istota tej instytucji sprowadza się do kryterium zachowania prawa ochronnego na znak. Stanowi więc wspomnianą wyżej przesłankę jego ochrony, z tym że nie udzielenia tej ochrony, lecz jej utrzymania. Okoliczność ta sytuuje powyższą instytucję, jak zauważono, wśród okoliczności mających znaczenie dla ustania wymienionego prawa, a nie dla jego powstania.

Mimo to treść dyskutowanego obowiązku rozciąga się również na etap powstania prawa do znaku. Wynika to z kierunku zastosowania przepisów dotyczących tego obowiązku, rozpatrywany z punktu widzenia ich powiązania z innymi zasadami prawa znaków towarowych. Patrząc na obowiązek używania z takiej perspektywy, wydaje się on być przesunięty bardziej w stronę warunków uzyskania prawa wyłącznego na znak, a przynajmniej czynników z nimi związanych. Widać to na tle relacji między obowiązkiem i zamiarem używania znaku. Zamiar ten wiąże się z obowiązkiem używania nie tylko przez to, że towarzyszy czynnościom przygotowawczym, które z reguły poprzedzają rzeczywiste (poważne) używanie znaku. Stanowi jednak także samodzielne kryterium oceny wystąpienia takiego używania. Jest też bowiem przesłanką udzielenia prawa ochronnego na znak^[32]. Dzięki temu pełni funkcję elementu łączącego obowiązek używania znaku z powstaniem tego prawa. Zamiar jest wstępnym warunkiem udzielenia wymienionego prawa. Niezależnie od tego podlega też późniejszej weryfikacji. Weryfikacja taka następuje natomiast poprzez obowiązek używania, którego realizacja, jak wyjaśniono, legitymuje prawo do znaku

-211-

pod względem realnym, odpowiadającym naturze znaku. W ten pośredni sposób wspomniany obowiązek ciąży więc na prawie ochronnym na znak od początku jego istnienia. Spostrzeżenie to ma swoje konsekwencje praktyczne. Powoduje, że obowiązek używania powinien stanowić tło dla badania wniosku o udzielenie prawa wyłącznego na znak pod względem zamiaru używania tego znaku. Pod tym względem zyskuje on wyraźnie na znaczeniu w przypadku, gdy wniosek taki dotyczy tzw. znaku powtórnego. W tym przypadku, w kontekście obowiązku używania, może być postawiony wobec wskazanego znaku zarzut jego zgłoszenia w złej wierze. Będzie on uzasadniony wtedy, gdy uprawniony do tego znaku nie wypełnił obowiązku używania w stosunku do znaku podstawowego (wcześniejszego) względem powyższego znaku, wobec którego toczy się już postępowanie o zastosowanie sankcji za brak używania (zob. niżej § 9 II)^[33]. Dodatkowym argumentem, przemawiającym na rzecz tego szerszego zastosowania rozważanego obowiązku jest powołana już, a przypisywana mu funkcja. Polega ona bowiem na eliminowaniu nie tylko rezerwowych, lecz zwłaszcza defensywnych rejestracji znaków, blokujących innym osobom korzystanie ze znaków podobnych^[34]. Czyni też z obowiązku używania uzupełniające narzędzie przeciwko znakom spekulacyjnym^[35].

§ 3. „Rzeczywiste” używanie znaku

I. Pojęcie

Obowiązkowe używanie znaku towarowego jest określone pojęciem używania „rzeczywistego”. Pokrywa się ono zasadniczo z terminologią przyjętą w dyrektywie 2008/95 (ang. genuine, niem. tatsächlich, wł. effettivo)^[36]. Jest ona uważana na ogół za niejasną i niejednoznaczną^[37]. Niemniej daje podstawę do twierdzenia, że w świetle tego pojęcia należy odrzucić tezę o jednolitej definicji „używania” znaku i utożsamiania jej z używaniem według art. 154 PrWłPrzem^[38]. Powyższe pojęcie wymaga bowiem wykładni autonomicznej^[39]. Punktem wyjścia dla jego analizy jest jednak tradycyjnie funkcja obowiązku używania. Dlatego używanie znaku, wypełniające wspomniany obowiązek, to w szczególności używanie znaku w jego właściwym charakterze, a więc jako takiego. Chodzi tu o używanie znaku zgodne z jego główną funkcją, tj. jako wyróżnika towarów lub usług pod względem ich pochodzenia. Takie używanie musi zatem mieć miejsce w obrocie gospodarczym i mieć na celu pozyskania za pomocą znaku odbiorców na dane towary lub usługi. Powinno też być na tyle trwałe i intensywne, a zarazem na tyle stabilne pod względem postaci znaku, żeby odnieść odpowiedni skutek komercyjny na określonym rynku towarów lub usług. Ma bowiem umożliwić wystarczająco dużej części potencjalnych klientów rozpoznanie znaku i zwrócenie uwagi na opatrywane nim towary lub usługi. Musi być więc przede wszystkim zwyczajnym, normalnym, a więc typowym korzystaniem ze znaku, adekwatnym do jego przeznaczenia (natury)^[40].

Pojęcie „rzeczywistego” używania znaku jest wyrazem konieczności nadania temu używaniu charakteru autentycznego. Oznacza, że używanie takie nie może być podejmowane jedynie fikcyjnie, tj. w sposób symboliczny czy dla pozoru, służąc prewencji przed utratą wyłączności na znak^[41]. Przekonuje też o trafności przyjętej wyżej tezy, że obowiązkowe używanie musi być zgodne z prawem (uczciwe)^[42]. Wyłączenie pozorności takiego używania zmusza do nadania mu stałego, a zarazem planowego kształtu. Nie może być sporadyczne, a tym bardziej jednorazowe^[43]. Używanie to powinno być zarówno przemyślane, jak i nastawione na eksploatację znaku w dłuższej perspektywie czasowej, wyznaczonej przynajmniej każdorazowym okresem ochrony znaku. Trudno zaś byłoby przyjąć, że tego rodzaju eksploatacja znaku może się odbywać w sposób nielegalny. Spostrzeżenie to podkreśla pod dyskutowanym względem znaczenie nie tylko celowości eksploatacji znaku, lecz także samej intencji uprawnionego. Uwzględniając tę okoliczność,

-212-

za eksploatację zasługującą na kwalifikację używania „rzeczywistego” nie można uznać posługiwania się znakiem wbrew woli uprawnionego lub choćby bez jego wiedzy. To z kolei dyskwalifikuje pod omawianym względem korzystanie ze znaku w warunkach wyczerpania prawa ochronnego. W konsekwencji, sama obecność towarów ze znakiem w obrocie nie jest wystarczająca do wypełnienia obowiązku używania^[44].

Wskazana cecha wiąże się również z interpretacją wymienionego pojęcia przez pryzmat różnych jego określeń, wynikających z poszczególnych wersji językowych przepisów dyrektywy 2008/95. Tłumaczenia te są o tyle istotne, że powołane przepisy nie posługują się konsekwentnie omawianym pojęciem. Posługują się zamiennie określeniem używanie „poważne” (niem. ernsthaft, fr. sérieux, wł. seriamente), które jest też rozumiane jako używanie „rzeczywiste”^[45]. Określenie to jest na ogół traktowane jako najważniejsze kryterium takiego używania. Wyznacza ono też w ostrzejszy sposób kierunek wykładni tego pojęcia. Przy jego uwzględnieniu uważa się, że obowiązkowe używanie nie sprowadza się tylko do realizacji podstawowej funkcji znaku. Ma bowiem miejsce tylko wtedy, gdy znak uzyskał liczącą się pozycję w obrocie gospodarczym. Pozycję tę ocenia się z perspektywy wielu rozmaitych czynników. Jest ona rozpatrywana w ramach ustalenia zakresu obowiązkowego używania znaku. Sprowadza się zaś do stwierdzenia, czy używanie znaku doprowadziło - odpowiednio - do wytworzenia lub utrzymania rynku zbytu towarów lub usług opatrywanych danym znakiem (zob. pkt III). Wskazane kryterium zakłada surowszą ocenę sposobu eksploatacji znaku. Przemawia na rzecz opinii, że „rzeczywiste” używanie jest czymś więcej niż zwykła eksploatacja znaku^[46]. Pokazuje, że nie każda z ustawowo przewidzianych form takiej eksploatacji (art. 154 PrWłPrzem) może być zaliczona do działań czyniących zadość obowiązkowi używania. Uświadamia równocześnie kolejną cechę rozważanego używania, którą jest posługiwanie się znakiem w sposób publiczny, a więc na zewnątrz przedsiębiorstwa uprawnionego. Używanie znaku w ramach wewnętrznej działalności tego przedsiębiorstwa nie prowadzi z reguły do stworzenia rynku zbytu towarów lub usług oznaczonych znakiem. Nie jest więc używaniem relewantnym z punktu widzenia obowiązku używania.

Dodatkową podstawą ustalenia pojęcia „rzeczywistego” używania znaku jest też wykaz szczególnych działań, uznawanych za takie używanie. Potwierdza on zwłaszcza zasadę, że obowiązek używania jest możliwy do zrealizowania jedynie w wyniku korzystania ze znaku w sposób, który urzeczywistnia jego naturę jako środka do odróżniania towarów lub usług (argumentum z art. 169 ust. 4 pkt 1 PrWłPrzem). Istotne znaczenie ma przy tym ustawowe zastrzeżenie, dotyczące uznania za używanie „rzeczywiste” posługiwania się znakiem w funkcji reklamowej (art. 169 ust. 5 PrWłPrzem). Utrwala ono wspomnianą zasadę. Wymaga, aby w przypadku każdej czynności, która ma wyczerpywać znamiona wymienionego używania, znak był stosowany w swojej podstawowej funkcji, a zarazem w odniesieniu do towarów lub usług faktycznie znajdujących się w obrocie. Świadczy też o słuszności opinii, że zbiór wymienionych czynności nie pokrywa się ze zbiorem zwykłych form używania znaku. Obydwie powołane okoliczności skłaniają też do przyjęcia, że taką czynnością nie może być stosowanie znaku do oznaczenia samego przedsiębiorstwa, z którego pochodzą dane towary lub usługi. Pod względem funkcji znaku jego obowiązkowe używanie ma być posługiwaniem się nim w sposób „niedwuznaczny”, tj. niebudzącym wątpliwości co do charakteru użycia znaku jako takiego^[47].

Powyższe zastrzeżenie wskazuje na dalszą przesłankę „rzeczywistego” używania. Jest nią korzystanie ze znaku w odniesieniu do towarów lub usług, które są dostępne w obrocie. Przesłanka ta oznacza, że dyskutowane używanie ma dotyczyć towarów lub usług obecnych na rynku. Powoduje to, że czynność obowiązkowego używania to czynność, która polega na wprowadzaniu towarów lub usług do obrotu gospodarczego albo dotyczy towarów lub usług już wprowadzonych do tego obrotu. Wszelkie inne czynności nie mają samodzielnego znaczenia dla realizacji obowiązku używania. Wymieniona przesłanka potwierdza też pogląd, że w świetle tego obowiązku relewantne jest jedynie działanie służące lub towarzyszące wyprowadzeniu towarów lub usług ze znakiem na zewnątrz przedsiębiorstwa uprawnionego.

Należy jednak zaznaczyć, że pojęcie „rzeczywistego” używania sugeruje potrzebę relatywnego podejścia do oceny działań, które podlegają ocenie z jego perspektywy. Potrzeba ta jest uzasadniona nie tylko różnymi kategoriami znaków i występującymi między nimi odmiennościami, także pod względem korzystania z tych znaków. Wynika też z różnic w charakterze towarów lub usług oznaczanych danym znakiem i związanych z tym odmienności w warunkach ich oferowania na rynku. Znajduje oparcie również w różnorodnym ukształtowaniu poszczególnych sektorów rynku, do których mają być wprowadzane te towary lub w których mają być świadczone te usługi. Zasady dotyczące wymienionych działań powinny zatem unikać uogólnień i uwzględniać wszystkie wskazane okoliczności^[48]. Powoduje to, że takie działanie nie zawsze musi

-213-

polegać na fizycznym kontakcie znaku z towarem lub funkcjonalnym związku znaku z usługą. Konieczne jest natomiast dostatecznie wyraźne odniesienie używanego znaku do określonego towaru lub usługi. Niemniej ma być ono odpowiednie do rodzaju tego towaru lub usługi, ponieważ nie zawsze możliwe jest zastosowanie znaku w bezpośrednim związku z towarem lub usługą. W niektórych przypadkach wystarczające może być też, jeśli towar lub usługa ze znakiem dotrze do odbiorcy pośredniczącego w ich oferowaniu klientom indywidualnym (finalnym). Wskazana relatywizacja jest widoczna na tle problematyki form „rzeczywistego” używania, a zwłaszcza wymaganego zakresu (skali) takich czynności (zob. pkt III).

II. Formy

Jak już wyjaśniono, nie każda ze zwykłych form używania znaku towarowego, określonych treścią i zakresem prawa ochronnego na ten znak, zasługuje na zaliczenie jej do czynności kwalifikowanych jako „rzeczywiste” używanie znaku. Niemniej można za takie czynności uznać większość tego rodzaju form. Chodzi przede wszystkim o takie działania, jak wprowadzanie do obrotu towarów lub usług ze znakiem, a więc ich dystrybucję i sprzedaż, jak też ich oferowanie i magazynowanie w tym celu oraz import i eksport. W nawiązaniu do ostatnich z wymienionych działań, wymaga wyjaśnienia, że muszą one pociągać za sobą dystrybucję i sprzedaż. Samoistne magazynowanie towarów lub ich import jako taki, bez faktycznego zaistnienia tych towarów we właściwym dla nich segmencie danego rynku, pozostaje bez znaczenia. Dotyczy to w szczególności również przewozu oraz tranzytu^[49], tym bardziej że umowę ze spedytorem traktuje się jako mieszczącą się jeszcze w sferze organizacji przedsiębiorstwa uprawnionego (zob. dalej w tym punkcie). Kierując się także pod tym względem główną funkcją znaku, ze zbioru wspomnianych czynności należy zatem wykluczyć działania, które świadczą dopiero o istnieniu samego zamiaru używania. Mogą mieć one jedynie charakter czynności przygotowawczych do używania znaku, jak np. opracowanie strategii marketingowej, utworzenie strony internetowej produktu lub usługi, emisja reklamy w mediach, zamówienie etykiet lub opakowań, wyszukanie kooperantów, zawarcie umowy dystrybucyjnej lub importowej albo wykup lub dzierżawa gruntów pod budowę zakładu produkcyjnego lub usługowego czy najem lokalu na sklep. Za taką czynność będą uznane jednak tylko wtedy, gdy przekładają się czy choćby bezpośrednio przyczyniają się do pojawienia się sygnowanych nim towarów lub usług w obrocie. Czynności te same w sobie nie stanowią o wykonaniu obowiązkowego używania. Jest tak, pomimo że w wielu przypadkach ich przeprowadzenie jest niezbędne, co dotyczy procedur autoryzacyjnych, certyfikacyjnych, atestowych, zezwoleniowych i innych^[50]. Za „prototyp” takiego używania znaku uważa się jednak dopiero obecność znaku w obrocie gospodarczym. Obrotem jest natomiast całokształt działań funkcjonalnie związanych ze zbytem towarów lub usług. Oznacza to, że obrót realizuje się w stosunku prawnym, w którym następuje utrata przez uprawnionego kontroli (władztwa) nad egzemplarzem towaru lub danym świadczeniem. Wszelkie działania, które nie wykazują takiego związku, muszą pozostawać obojętne z punktu widzenia wspomnianego używania^[51]. Odnosi się to praktycznie do posiadania towarów lub usług ze znakiem, a nawet do ich oferowania, które jako takie nie powoduje wymienionego wyżej skutku. Przemawia za tym także wzgląd na kwestię dowodową, która wymusza wykazanie odpowiedniego zakresu eksploatacji znaku, przejawiającego się w określonym efekcie gospodarczym (zob. pkt III). Efekt taki nie powstaje natomiast z samej oferty towarów lub usług^[52]. Wymaga też zaznaczenia, że istota rozważanych czynności nie tylko wymaga urzeczywistnienia obrotu, lecz wypełnia się w nim. Powoduje to, że z form „rzeczywistego” używania należy również usunąć wszelkie działania następujące po czynności, która powoduje wyczerpanie prawa ochronnego na znak^[53]. Takie działania nie stanowią wykonywania prawa ochronnego na znak. Są wykonywane poza kontrolą uprawnionego do znaku, mają często charakter naruszenia prawa do znaku. Podniesione okoliczności prowadzą zarazem do konkluzji, że zbiór dyskutowanych form jest węższy w stosunku do zbioru działań naruszających prawo ochronne na znak^[54].

Biorąc pod uwagę podstawową funkcję znaku towarowego, ze zbioru powyższych form należy wyłączyć również korzystanie ze znaku w charakterze nazwy (firmy)^[55], w tym nawet w razie umieszczenia go ogólnie na szyldzie przy sklepie uprawnionego do znaku^[56]. Dotyczy to także znaku firmowego, jeśli w danym przypadku jest on użyty jedynie w celu identyfikacji przedsiębiorcy, a nie odróżnienia na rynku oferowanych przezeń towarów lub usług. Wymieniona kwestia łączy się z techniką posługiwania się znakiem. Z tego punktu widzenia należy zaznaczyć, że „rzeczywiste” używanie znaku nie wymaga bezwzględnie

-214-

opatrywania znakiem towarów jako takich lub ich indywidualnych opakowań. Pomijając w tym miejscu problem znaku dla usług (zob. § 9 I), wspomniane używanie znaku dla niektórych towarów, zwłaszcza sprzedawanych na wagę (m.in. owoce, warzywa) albo w określonej objętości lub ilości (m.in. energia, gaz), może polegać na nakładaniu go w szczególności na opakowania zbiorcze (np. skrzynie czy zbiorniki) lub kartki z informacją o cenie (zwłaszcza w supermarketach) albo elementy punktów sprzedaży (np. na dystrybutorach paliw). Wystarczające jest nawet umieszczanie go w dokumentacji handlowej, jeśli jest to uzasadnione specyfiką towaru, praktyką obrotu czy nawet przyzwyczajeniami odbiorców. Dotyczy to też używania znaku w katalogu. Jeżeli bowiem towar jest oferowany do sprzedaży za pośrednictwem katalogu, to konsument wybiera ten towar na podstawie ustalenia jego charakteru i innych cech, w tym też samego znaku, na podstawie danych katalogowych. Wówczas znak zamieszczony w katalogu w odniesieniu do konkretnych towarów realizuje funkcję oznaczenia pochodzenia^[57]. Żaden z wymienionych sposobów użycia znaku nie jest jednak formą używania „rzeczywistego”, jeśli za jego pośrednictwem znak zastosowany jest jedynie w sposób nominalny, a więc przy pozbawieniu znaku jego charakteru jako bezpośredniego narzędzia pozyskiwania nabywców na dane towary lub usługi. Dzieje się tak w razie zastosowania znaku w celach informacyjnych czy opisowych (np. w dokumentacji technicznej lub instrukcji obsługi, w tym o konkretnym składniku produktu) albo dekoracyjnych^[58], a nawet ekspozycyjnych (np. na wystawach, targach lub w salonach na modelu pokazowym)^[59]. Dotyczy to tym bardziej działania wyłącznie w celach promocyjnych, zwłaszcza, jeśli ma ono na celu stymulowanie sprzedaży innego towaru niż ten, na który nakładany jest znak^[60] (zob. też § 4).

Kierując się wskazanym wyżej „prototypem” obowiązkowego używania znaku, do należy stwierdzić, że do omawianych czynności mogą przynależeć wyłącznie akty eksploatowania znaku w zewnętrznych stosunkach uprawnionego do znaku. Jak już zatem zaznaczono, do grona takich czynności nie kwalifikują się działania z użyciem znaku, które pozostają zaledwie w sferze funkcjonowania tego przedsiębiorstwa jako takiego. Poprzestanie na tego rodzaju działaniach powinno być więc kwalifikowane jako mające na celu obejście obowiązku używania znaku^[61]. Taka sytuacja dotyczy korzystania ze znaku w ramach koncernu lub innego powiązania przedsiębiorstw, a także w stosunkach między stronami umowy licencyjnej lub podobnej, w tym też przedstawicielskiej. Dotyczy praktycznie stosunków w ramach wszelkich ogniw organizacyjnych działalności uprawnionego do znaku, nawet jeśli w ich ramach dochodzi do formalnej sprzedaży i fakturowania przekazywanych towarów lub usług ze znakiem. Odnosi się też do relacji między uprawnionym i jego spedytorem^[62]. Obejmuje także działania z udziałem podmiotów zewnętrznych, ale wykonywane w trybie procedur badawczych (np. testów klinicznych) czy urzędowych (np. rejestracja leku)^[63], niezależnie już od ich kwalifikacji jako czynności przygotowawczych do „rzeczywistego” używania. Rozciąga się nawet na postępowania sądowe, m.in. o naruszenie prawa do znaku^[64], a także na ofertę lub umowę przeniesienia prawa do znaku^[65]. Konieczność „wyjścia” ze znakiem, w ramach jego obowiązkowego używania, poza sferę działalności przedsiębiorstwa uprawnionego do znaku, wynika także z założenia, że odbiorcami, wobec których wspomniane używanie ma uzyskać swój efekt ekonomiczny, są głównie odbiorcy finalni, a przynajmniej odbiorcy niezależni od uprawnionego do znaku^[66]. Z tego powodu wszelkie działania, w wyniku których towary lub usługi ze znakiem nie docierają do tego rodzaju odbiorców lub które przynajmniej nie są bezpośrednio konieczne do uzyskania takiego rezultatu, są traktowane jako należące jeszcze do sfery wewnętrznych, organizacyjnych stosunków uprawnionego. Może być uznane w stosunku do wymogu „rzeczywistego”, a tym bardziej „poważnego” używania co najwyżej za czynność przygotowawczą. Biorąc pod uwagę znaczenie odbiorców towarów lub usług, zwłaszcza w kontekście wskazanego wyżej wymogu, należy też dodać, że obowiązek używania może być urzeczywistniony pod warunkiem wykorzystywania znaku względem towarów lub usług, które podlegają zasadniczo swobodnej dostępności. Warunku tego nie spełnia wprowadzenie do obrotu próbnej limitowanej partii produktów, które też może być oceniane ewentualnie tylko jako przygotowanie do używania znaku^[67]. Nie spełnia go tym bardziej m.in. import towarów wyłącznie jednym, szczególnym kanałem dystrybucyjnym, przy równoczesnym ich przeznaczeniu dla ściśle ograniczonego kręgu odbiorców (np. import papierosów drogą dyplomatyczną dla pracowników ambasad i konsulatów

-215-

danego państwa albo udostępnianie czasopisma pasażerom danej linii lotniczej)^[68].

Mając na uwadze powyższy „prototyp”, do form „rzeczywistego” używania nie można zaliczyć wszelkich działań z wykorzystaniem znaku, które nie polegają na wprowadzaniu do obrotu określonych towarów lub usług albo nie dotyczą tych towarów lub usług obecnych (dostępnych) już w obrocie. Mogą mieć one same w sobie tylko uzupełniające, posiłkowe znaczenie w wypełnieniu tego obowiązku (argumentum z art. 169 ust. 5 PrWłPrzem). Żeby jednak móc przyznać im taki walor, muszą one bezpośrednio towarzyszyć czynności mającej charakter „rzeczywistego” używania znaku. W szczególności, samoistna reklama towarów lub usług ze znakiem, tj. reklama towarów lub usług niedostępnych w obrocie, pozostaje bez znaczenia z punktu widzenia rozważanego obowiązku. Reklama liczy się w ocenie realizacji tego obowiązku jedynie wtedy, gdy następuje tuż przed dystrybucją, a następnie sprzedażą konkretnych towarów lub usług na rzecz ich odbiorców^[69]. To samo dotyczy wszelkich działań, należących do merchandisingu znaku, w tym opatrywania znakiem miniatur lub modeli rzeczywistych towarów. One też spełniają jedynie funkcję reklamową. Podobnie jest w przypadku korzystania ze znaku w samej korespondencji, dokumentach firmowych, cennikach, katalogach, ogłoszeniach, odzieży pracowniczej (służbowej), środkach transportu itp. Stanowią one sposoby jedynie pośredniego używania znaku. Dlatego są kwalifikowane jako działania realizujące z reguły tylko reklamową funkcję znaku^[70]. Uzyskują przymiot „rzeczywistego” używania znaku dopiero w razie odnoszenia się wskazanych dokumentów do towarów lub usług, dostępnych na rynku dla ich odbiorców (zob. też wyżej).

Powyższe rozróżnienie wskazuje też na zhierarchizowanie form „rzeczywistego” używania znaku. Można je podzielić na dwie grupy czynności: samodzielne (właściwe), które jako takie stanowią przejaw wspomnianego używania znaku, oraz niesamodzielne (niewłaściwe), które stają się taką formą dzięki temu, że bezpośrednio towarzyszą jednej z czynności należących do pierwszej grupy. Z podziałem tym pokrywa się zarazem klasyfikacja powyższych czynności pod względem ich znaczenia w ustaleniu realizacji obowiązku używania. Warunkiem jego wypełnienia jest bowiem eksploatacja znaku poprzez czynności samodzielne. Korzystanie ze znaku tylko w ramach czynności niesamodzielnych nie jest w stanie zapewnić realizacji tego obowiązku. Biorąc pod uwagę taką klasyfikację, za główną formę rozważanego używania należy uznać sprzedaż (zbyt) towarów lub świadczenie usług ze znakiem. Znaczenie wymienionej formy jest uzasadnione także z punktu widzenia dowodowego. Podstawowym dowodem w postępowaniu w sprawie sankcji za nieużywanie znaku są bowiem faktury z tytułu dokonanej sprzedaży towarów lub usług (zob. § 9 III). Wniosek ten potwierdza podnoszoną już w tej części genezę pojęcia „rzeczywistego” używania. Wynika ona też z uzasadnienia normy konwencyjnej, w którym wyjaśniono, że wymagane używanie znaku należy rozumieć zasadniczo jako sposób sprzedaży towarów (usług) opatrzonych znakiem^[71]. Należy dodać, że sam sposób sprzedaży nie ma większego znaczenia. Z tego powodu liczącą się formą „rzeczywistego” używania znaku jest obecnie posługiwanie się znakiem w internecie, o ile jednak oferowane w nim towary lub usługi ze znakiem są faktycznie sprzedawane odbiorcom, w tym „pobrane” bezpośrednio z sieci przez danego jej użytkownika. Samo pojawienie się znaku w internecie, także względem określonych towarów lub usług, może być do momentu dokonania aktu ich sprzedaży traktowane jako czynność przygotowawcza do używania, ewentualnie też jako reklama. Ponadto zastosowanie oznaczenia w ramach niektórych narzędzi internetowych, zwłaszcza w domenie, z samej ich natury nie zasługuje na uznanie za używanie znaku jako takiego, a tym bardziej za jego „rzeczywiste” używanie^[72].

Wzgląd na dowodową stronę omawianych form używania znaku ma też dalsze konsekwencje. Nakazuje wyłączyć z tych form słowne posługiwanie się znakiem^[73]. Za takim wyłączeniem mógłby przemawiać już wymóg graficznej przedstawialności znaku towarowego jako takiego oraz wynikająca stąd logicznie konieczność jego graficznej eksploatacji. Argumentem motywowanym samym obowiązkiem używania jest natomiast warunek trwałości tego używania. Obok trwałości w sensie wspomnianej stałości postaci znaku i długookresowości aktu jego użycia chodzi tym razem o trwałość pod względem stopnia połączenia znaku z towarem lub usługą. W tym znaczeniu można przyjąć, że do omawianych form używania można zaliczyć tylko te, które odznaczają się nierozerwalnym połączeniem znaku z towarem lub usługą. Jak też wyjaśniono, nie musi być to zawsze połączenie fizyczne. Ponadto także powyższą zasadę należy stosować mutatis mutandis, uwzględniając zwłaszcza specyfikę towaru, a tym bardziej usługi.

-216-

III. Zakres (skala)

Jak wyjaśniono, „poważne” używanie znaku towarowego stanowi jedno z kryteriów obowiązkowego używania, ale zarazem kryterium najważniejsze. Wynika to też z opinii, że „rzeczywiste” używanie znaku oznacza jego eksploatację w sposób normalny pod względem zakresu i częstotliwości^[74]. Z tego powodu używanie to musi osiągnąć określoną wartość gospodarczą, rozumianą jako znaczenie rynkowe. Ocena powyższego kryterium jest relatywna. Wymaga wzięcia pod uwagę okoliczności konkretnego przypadku^[75]. Zmusza to do zbadania używania znaku z punktu widzenia szeregu czynników rynkowych. Czynniki te dotyczą przede wszystkim samego znaku, w tym jego kategorii, zwyczajowych form jego używania oraz pozycji w zasobie znaków danego uprawnionego. Dotyczą następnie towarów lub usług, dla których znak został zarejestrowany. Odnoszą się do długości ich obecności w obrocie, jakości, ceny, popytu i podaży (popularności), kanałów dystrybucji, sposobów znakowania, charakteru sektora rynku, na którym występują, a nawet całości tego rynku w kontekście panującej na nim sytuacji konkurencyjnej. Przede wszystkim jednak mają na względzie wielkość sprzedaży tych towarów lub usług. Biorą pod uwagę również ich odbiorców, w tym m.in. ich liczebność, sposób nabywania przez nich towarów lub usług oraz związane z nim przyzwyczajenia czy konwenanse. Ponadto dotyczą też przedsiębiorstwa uprawnionego do znaku, zwłaszcza jego wielkości, profilu, asortymentu oferowanych towarów i usług (dywersyfikacji), siły ekonomicznej, pozycji rynkowej i obszaru działania, a także wielości kooperantów. Znaczenie ma też charakter jego działalności, np. jej sezonowości czy specjalizacji, a także uboczności w ogólnym przedmiocie działalności uprawnionego^[76]. To kryterium liczy się zwłaszcza wtedy, gdy jest to zasadniczo działalność niezarobkowa, np. charytatywna czy społeczna. W takim przypadku niezbędna skala eksploatacji znaku jest istotnie obniżona^[77]. Omawiana ocena uwzględnia też charakter używania znaku. Bada w szczególności rodzaje aktów używania znaku i ich czas, zwłaszcza w aspekcie częstotliwości. Wymaga także analizy samego procesu eksploatacji znaku, w tym przygotowań do niego oraz jego intensywności pod względem zakresu środków, nakładów finansowych i zasięgu terytorialnego^[78]. Należy jednak podkreślić, że wskazane czynniki nie mogą być mylone z okolicznościami usprawiedliwiającymi nieużywanie. Oznacza to, że przeszkody w używaniu znaku nie mają wpływu na ustalenie wymaganego zakresu eksploatacji znaku. Mogą być respektowane jedynie jako ważne przyczyny, uzasadniające brak używania znaku.

Przy kierowaniu się powyższymi czynnikami, do stwierdzenia „poważnego” używania znaku konieczne jest ustalenie, czy eksploatacja znaku doprowadziła do uzyskania znaczącej pozycji rynkowej towarów lub usług z danym znakiem lub jej wzmocnienia w stosunku do pozycji dotychczasowej. Taki jest bowiem rzeczywisty sens (cel) działalności gospodarczej. Jeśli używanie znaku nie spowodowało wspomnianego efektu, jest uważane za służące jedynie uchronieniu przed utratą prawa na znak, tym samym za okazjonalne i przez to pozorne^[79]. O osiągnięciu tego efektu rozstrzyga wielkość obrotu towarami lub usługami ze znakiem^[80]. Niemniej ocena „poważnego” używania znaku nie może sprowadzać się tylko do ustalenia wymienionych czynników. Nie może zwłaszcza przeceniać roli samej wielkości sprzedaży, która jest najważniejszym, ale tylko jednym z kryteriów dyskutowanej oceny. Wymaga ona rozważenia wszystkich relewantnych czynników w sposób wszechstronny^[81]. Zakłada zatem analizę ich wzajemnego oddziaływania i równoważenia się. Dlatego np. nieznaczna kwota sprzedaży może być uzasadniona głównie rodzajem towaru lub usługi^[82]. Trudno kierować się kryterium wielkości zbytu w przypadku towarów, które są tradycyjnie sprzedawane w liczbie kilku sztuk rocznie. Należy jednak zauważyć, że tego rodzaju sytuacje są mimo wszystko wyjątkowe. Niezależnie od tego, ogólnie rzecz biorąc, niski wolumen sprzedaży może być zrekompensowany wysokim quantum innych czynników, np. dużą częstotliwością, stałością i długookresowością korzystania ze znaku. Wynika stąd wniosek, że nie da się określić wielkości obrotów, która w sposób uniwersalny dawałaby podstawę do stwierdzenia wypełnienia obowiązku używania znaku. Daje to podstawę do przyjęcia opinii, że obowiązek ten może być zrealizowany także wtedy, gdy sprzedaż towarów lub usług ze znakiem nie jest znacząca. Z pewnością wielkość sprzedaży nie może być kwalifikowana w kategoriach sukcesu komercyjnego tych towarów lub usług czy znaku jako takiego. Nie może być też traktowana w sensie weryfikacji prawidłowości strategii uprawnionego w odniesieniu do wspomnianych towarów lub usług, a tym bardziej w sensie sankcji za jej niepowodzenie w tym zakresie^[83]. Musi być jednak na tyle wystarczająca,

-217-

żeby doprowadzić do utrzymania lub wzmocnienia pozycji wspomnianych towarów lub usług na odnośnym rynku^[84]. Dzięki temu też ma mieć znaczenie gospodarcze dla samego uprawnionego do znaku^[85].

Należy jeszcze raz podkreślić, że ustalenie przesłanki zakresu używania znaku, a więc tego, czy ma ono charakter „poważny”, musi być odpowiednie do okoliczności danego przypadku. Potrzeba relatywizacji oceny tej przesłanki dotyczy nie tylko samej wielkości sprzedaży, lecz właściwie każdego z relewantnych czynników oceny. Jest widoczna nawet w przypadku mniej ważnego z tych czynników, którym jest czas ochrony znaku. Zasadniczo można przyjąć, że im dłużej chroniony jest dany znak, tym bardziej surowe kryteria powinno się zastosować przy badaniu zakresu jego eksploatacji. Skoro znak jest długo chroniony, uprawniony miał wiele czasu, aby w odniesieniu do wszystkich wspomnianych czynników, decydujących o wspomnianym zakresie, uzyskać maksymalnie wysokie wartości. Jest to jednak ocena jednostronna. Pełna analiza rynkowa wymaga uwzględnienia także faktu, że towary lub usługi oferowane na rynku od dłuższego okresu tracą na nowości, a przez to na popularności. Trudniej jest więc w ich przypadku uzyskać stałą, wysoką sprzedaż. Nie tylko odbiorcy, lecz także sam uprawniony do znaku przywiązują z czasem mniejszą uwagę do tych towarów (usług) i odnoszącego się do nich znaku. Uprawniony wzbogaca swój asortyment o nowe towary (usługi), a wraz z nimi o nowe znaki. Dostosowuje się do sytuacji rynkowej, która zmienia się w identyczny sposób. Jego zaangażowanie, a wskutek tego i zainteresowanie odbiorców, przenosi się automatycznie na nową ofertę, co zawsze negatywnie odbija się na wskaźnikach dotychczasowej oferty, w tym starego znaku. Ponadto wniosek ten jest aktualny o tyle, o ile wymienione towary lub usługi są obecne w obrocie tak samo długo, jak długo istnieje już ochrona dotyczącego ich znaku. Podlega zatem stosownej weryfikacji, jeśli między wskazanymi okresami zachodzi różnica. Pokazuje to, jak wieloaspektowa powinna być analiza omawianych czynników, a zarazem jak istotna jest względna ocena „poważnego” zakresu używania znaku. Jest też kolejnym argumentem niwelującym w ramach tej oceny znaczenie samej wielkości obrotów, a zwiększającym znaczenie towarów lub usług, dla których przeznaczony jest dany znak. Przekonuje również dodatkowo o konieczności rozważania wspomnianych czynników na zasadzie ich wzajemnego równoważenia się (kompensowania).

§ 4. Towary lub usługi objęte używaniem znaku

Przedmiotowa kwestia niesie ze sobą kilka wątpliwości. Pierwsza z nich zawiera się w pytaniu, czy w celu zachowania ochrony na znak w pełnym jej zakresie konieczne jest, żeby „rzeczywiste” używanie znaku obejmowało wszystkie towary lub usługi, dla których ochrona ta została udzielona. Na tak postawione pytanie należałoby odpowiedzieć zasadniczo twierdząco. Rozważane używanie wymaga jego odniesienia nie tylko do konkretnych towarów lub usług, ale także towarów lub usług, które wyznaczają granice ochrony znaku. Przekonuje o tym nie tylko zasada specjalizacji^[86]. Taki wymóg wynika z zasady częściowej utraty prawa ochronnego na znak (art. 171 PrWłPrzem w zw. z art. 13 dyrektywy 2008/95). Przemawia za nim także fakt, że w przeciwieństwie do postaci znaku, w odniesieniu do której dopuszcza się wypełnienie obowiązku używania przez jego zastosowanie w postaci odmiennej od zarejestrowanej (zob. § 5), w odniesieniu do towarów lub usług taka odpowiednia możliwość nie jest przewidziana. Są to wyraźne argumenty za ścisłym pod tym względem zastosowaniem obowiązku używania. Należy jednak zauważyć, że podana wyżej odpowiedź nie może być rozumiana w ten sposób, że obowiązkowe używanie znaku ma się odbywać jednocześnie wobec każdego z towarów lub usług, na które rozciąga się ochrona znaku.

Powyższe pytanie i związane z nim spostrzeżenie mają szerszy kontekst. Dotyczy zwłaszcza kwestii, czy brak wąsko rozumianego używania znaku dla danych towarów lub usług może być jednak sanowany (uchylony) przez jego używanie dla towarów lub usług podobnych. Również to pytanie zasługuje na odpowiedź zasadniczo twierdzącą, ale z wyraźnym zastrzeżeniem. Podlega ono analizie w kontekście tzw. rozszerzonego skutku używania znaku^[87]. Koncepcję tę w jej zwykłym rozumieniu należy odrzucić. Można zaakceptować wyłącznie pewien jej wariant. Zakłada on dopuszczanie wspomnianego skutku, ale z silnym ograniczeniem. Rozciąga się on zasadniczo tylko na towary lub usługi najbliższe pod względem kategorii w ramach danej klasy, objętej rejestracją. Nie rozciąga się więc na towary lub usługi z tej klasy, które są bardziej odległe pod względem kategorii. Tym bardziej nie prowadzi do zachowania ochrony dla jakiegokolwiek towaru lub usługi z określonej klasy, nawet wtedy, gdy rejestracja znaku obejmuje wszystkie

-218-

czy wszystkie ważniejsze towary lub usługi z tej klasy^[88]. Należy też przyjąć, że im bardziej wyspecjalizowany jest towar lub usługa, tym bliższego mu pod względem kategorii towaru lub usługi musi dotyczyć „rzeczywiste” używanie znaku, które miałoby wywoływać rozszerzony skutek wobec takiego towaru lub usługi. Niemniej dla rozstrzygnięcia tej kwestii ma znaczenie zakres rejestracji znaku. Jeżeli bowiem ten specyficzny towar lub usługa należy do grupy, w skład której w wykazie danego znaku wchodzą liczne towary lub usługi, można przyjąć, że wypełnienie względem niego obowiązku używania nastąpi przez zastosowanie znaku nie tylko wobec najbliższego, lecz wobec któregoś z kilku najbardziej zbliżonych towarów lub usług z tej samej grupy^[89]. Specyfika towaru lub usługi, dla której używany i zarejestrowany jest znak, ma jednak jeszcze dalej idące konsekwencje. Jest ona związana ze sposobem opisu towarów lub usług w ramach danej klasy. W razie ich dokładnego, konkretnego opisu grupa towarów lub usług, pomiędzy którymi zachodzi relacja uzasadniająca rozszerzony skutek, jest dość łatwa do ustalenia. Jest też zwarta. Pozwala to nierzadko na przynależność do niej kilku pokrewnych towarów lub usług z danej klasy. Używanie znaku dla jednego z takich towarów lub usług będzie uważane za używanie go dla któregokolwiek z pozostałych towarów lub usług z tej grupy. Natomiast w razie ogólnego, mało określonego opisu wyróżnienie grupy towarów lub usług, pomiędzy którymi zachodzi wspomniana relacja, jest trudne. Wymaga ich podziału na poszczególne kategorie i stworzenia z nich takich grup, a ewentualnie też dalszych podgrup. Prowadzi to do odsunięcia od siebie towarów lub usług należących do różnych grup, a tym bardziej podgrup. Powoduje rozluźnienie więzów między nimi. Skłania też do dopuszczania rozszerzonego skutku tylko w obrębie każdej grupy lub nawet podgrupy. Pociąga to za sobą zawężenie wymienionego skutku. Jest rezultatem powstania w takim przypadku bardzo nielicznych grup, składających się nierzadko z pojedynczych towarów lub usług. Wynika również z oddalenia od siebie towarów lub usług, do którego nie doszłoby w razie ograniczenia wykazu do mniejszej liczby towarów lub usług albo bardziej precyzyjnego ich opisu. Pozwalałoby to wówczas na zaliczenie przynajmniej części takich towarów lub usług do tej samej grupy. Powyższe rozróżnienie wyznacza kryterium rozstrzygania omawianej wątpliwości. Pokazuje, że eksploatacja znaku dla danego towaru lub usługi może utrzymać jego ochronę dla towarów lub usług na tyle silnie spokrewnionych z nimi pod względem swoich właściwości (np. przeznaczenia), a tym samym koherentnych wobec nich, że niedających się w wykazie towarów lub usług z rejestracji znaku przypisać do żadnej z pozostałych samodzielnych grup czy podgrup, jakie podlegają wyróżnieniu w ramach tego wykazu. Wskazane kryterium nie jest ostre. Nie zawsze jest też w pełni wystarczające do ustalenia omawianego zakresu korzystnego oddziaływania używania znaku. Widać to na tle różnych relacji, np. między produktami medycznymi, farmaceutycznymi i kosmetycznymi, a nawet chemicznymi, między którymi - w zależności od skali i sposobu ich ujęcia w wykazie - może dochodzić do takiego oddziaływania albo też nie^[90]. Dlatego wydaje się, że można przyjąć, iż rozważane kryterium należy analizować w sensie jednorodzajowości^[91]. Pojęcie to jest już sprawdzone w praktyce i ustanawia bardziej wyraziste granice powyższego oddziaływania. Kryterium to musi być jednak każdorazowo odniesione do wykazu towarów lub usług. Jest ono wyrazem woli uprawnionego do znaku i jako takie wskazuje na właściwy zakres ochrony znaku. Powinien więc mieć odpowiedni wpływ na podział towarów lub usług z wykazu według ich jednorodzajowości. Okoliczności te przemawiają za opinią, że kryteria oceny rozszerzonego skutku jego używania są inne niż kryteria oceny niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd^[92]. Stanowi to potwierdzenie sformułowanego wyżej poglądu ogólnego o rozbieżności przesłanek ustalenia realizacji obowiązku używania znaku w stosunku do przesłanek ustalenia naruszenia prawa ochronnego na znak^[93]. Jest tak, pomimo że powołana zasada częściowego wygaszenia prawa ochronnego, mająca wpływ na dyskutowaną kwestię, stanowi czynnik równoważący interesy konkurencyjne, a więc interesy właściciela znaku i osób zainteresowanych używaniem tego samego lub podobnego znaku dla innych towarów lub usług.

Kolejnym pytaniem jest, czy podobieństwo, które uzasadnia utrzymanie ochrony na dane towary lub usługi, może zachodzić między towarami lub usługami, zamieszczonymi w wykazie z rejestracji znaku, ale przypisanymi do odmiennych klas. Co do zasady, należy zaprzeczyć takiej możliwości. Rozszerzony skutek używania sięga z reguły jedynie towarów lub usług pokrewnych, zaszeregowanych do tej samej klasy^[94]. Nie da się jednak wykluczyć przypadków, w których mimo przynależności do odmiennych klas towary lub usługi są wobec siebie pokrewne w omawiany sposób i tworzą przez to koherentną grupę

-219-

z punktu widzenia skuteczności używania danego znaku, jak wspomniane już niektóre produkty medyczne, farmaceutyczne i kosmetyczne^[95]. Za taką możliwością przemawia też wzgląd na głównie porządkową funkcję klasyfikacji towarów lub usług, uzasadnioną celami proceduralnymi (administracyjnymi)^[96]. W aspekcie takiej funkcji wspomniana klasyfikacja nie jest w stanie wyłączyć określonego wyżej pokrewieństwa między niektórymi towarami lub usługami, zaliczonymi według niej do odmiennych klas. Niemniej należy podkreślić, że tego rodzaju przypadki, mając na uwadze znaczenie samego obowiązku używania, należy uznać za wyjątkowe. Z tego powodu należy wykluczyć, aby takie przypadki mogły zachodzić między towarami, z jednej strony, i usługami, z drugiej strony^[97].

Dalsza wątpliwość sprowadza się do pytania, czy możliwe jest wypełnienie obowiązku używania znaku dla jakiegokolwiek towaru lub usługi, wymienionego w wykazie z rejestracji znaku, w wyniku jego eksploatacji w odniesieniu do towarów lub usług podobnych, ale nieprzewidzianych w tym wykazie. Także na to pytanie należy odpowiedzieć przecząco. Ewentualna szersza skuteczność używania znaku może być rozważana wyłącznie w granicach rejestracji znaku^[98]. Taki pogląd należy uznać za słuszny, mimo wspomnianej funkcji klasyfikacji towarów lub usług, która - na podstawie wykazu z rejestracji danego znaku - może wyłączać z zakresu ochrony tego znaku towary lub usługi pokrewne tym objętym takim wykazem. Niemniej należy mieć na uwadze także zasadę autonomii. Należy zatem przyjąć, że skoro sam uprawniony ustalił wspomniany wykaz, to celowo ograniczył żądaną wyłączność na znak do zamieszczonych w nim towarów lub usług. Jeżeli posługuje się znakiem nawet dla jakichś towarów lub usług, pokrewnych któremuś z tych z wykazu, oznacza to, że korzysta z niego poza zakresem przysługującej mu wyłączności. Korzysta więc z niego w takim przypadku jako ze znaku niezarejestrowanego. Nie wykonuje w ten sposób swojego prawa podmiotowego do znaku. Nie może zatem powoływać się na takie używanie w celu zachowania wymienionego prawa. Do tego konieczne jest używanie znaku jako takiego, w tym sensie też jako znaku zarejestrowanego, a dokładniej - w granicach rejestracji. Należy jednak zaznaczyć, że nie wykracza poza te granice korzystanie ze znaku dla towarów lub usług, które, choć nie są wprost wymienione w wykazie dla danego znaku, pozostają w nierozerwalnym funkcjonalnym związku z towarami lub usługami, objętymi tym wykazem (przypadku towarów - np. akcesoria lub części zamienne)^[99]. Natomiast wyraźne i dalej idące zrelatywizowanie wskazanej przesłanki obowiązkowego używania znaku byłoby możliwe już jedynie na podstawie wyraźnej normy ustawowej, o czym przekonuje art. 169 ust. 4 pkt 1 PrWłPrzem, dotyczący pod tym względem postaci znaku.

Poza wymienionymi szczególnymi warunkami wypełnienia obowiązku używania znaku przez jego zastosowanie dla określonych towarów lub usług należy też pamiętać o ogólnych jego warunkach. Spośród nich na uwagę zasługuje użycie znaku w jego podstawowej funkcji, w celu normalnego udostępnienia odbiorcom oznaczonych nim towarów lub usług i zarazem dla zwiększenia ich sprzedaży na rynku. Oznacza to, że nie może być uznana za „rzeczywiste” korzystanie ze znaku czynność, która dotyczy wprawdzie danych towarów lub usług, ale polega na dołączaniu ich jako upominku, służącego promocji sprzedaży innych towarów lub usług^[100]. Sytuacja ta dobrze obrazuje też, na czym z punktu widzenia wspomnianego obowiązku powinno polegać wprowadzenie towarów lub usług do obrotu.

§ 5. Postać znaku

Wypełnienie obowiązku używania znaku towarowego przez posługiwanie się znakiem w postaci innej od zarejestrowanej jest problemem dotyczącym wyjątku od reguły. Wskazuje na to nie tylko kontekst normatywny. Jest tak również z punktu widzenia koncepcji prawa ochronnego na znak. Koncepcja ta jest oparta na wspomnianej zasadzie autonomii. W tym przypadku oznacza ona, że zgodnie z wolą uprawnionego do znaku ochrona znaku dotyczy konkretnej jego formy (postaci), jaka została zgłoszona przez uprawnionego i na tej podstawie wpisana do rejestru. Prawo na dany znak, a więc na jego określoną postać, może być więc w świetle obowiązku używania zachowane zasadniczo jedynie przez korzystanie z takiej postaci. O słuszności takiej opinii przekonuje fakt, że do jej uzupełnienia przez uwzględnienie pod tym względem także eksploatacji znaku w postaci odmiennej od zarejestrowanej konieczny był wyraźny przepis. Niemniej motywacją dla niego, co wynika z genezy wzorcowej w tym względzie normy konwencyjnej (art. 5 lit. C ust. 2), były uwarunkowania rynkowe. Wskazywały one na potrzebę odnawiania wyglądu znaku poprzez dostosowanie go do aktualnych trendów marketingowych, ale bez konieczności odrębnej rejestracji takiej zmodyfikowanej wersji znaku^[101]. Dzięki

-220-

wymienionemu przepisowi zjawisko to, określane jako upgrading, zostało zalegalizowane także w ramach obowiązku używania znaku^[102]. Przepis ten uzasadnia wniosek, że związanie postacią znaku wynikającą z rejestracji nie ma w aspekcie obowiązku używania charakteru tak istotnego, jak związanie towarami lub usługami objętymi rejestracją^[103].

Odmienna postać znaku, z której korzystanie jest traktowane jako rzeczywiste używanie znaku, może różnić się od postaci zarejestrowanej tylko w pewnych „elementach”. Pojęcie to przestawia kwantytatywną stronę omawianego problemu. Zezwala ono na różnicę między wymienionymi postaciami znaków jedynie w ich „części”, którym to pojęciem operuje powołana norma konwencyjna. Dopuszczalna jest więc tylko fragmentaryczna różnica w formie znaku, tj. różnica co do jakiegoś aspektu ukształtowania (wyglądu) znaku. Liczba mnoga w pojęciu „elementów” skłania do opinii, że możliwe jest, aby ta inna postać znaku prezentowała się odmiennie w stosunku do postaci zarejestrowanej pod kilkoma względami swojego wyglądu (m.in. grafiki, kolorystyki, wielkości, układu) lub tylko pod jednym względem, ale w zakresie kilku członów znaku (m.in. litery, cyfry, symbolu, rysunku) składających się na ten sam aspekt jego ukształtowania. Ogólne znaczenie rozważanego pojęcia pozwala też na kumulację wspomnianych (np. w znaku słowno-graficznym - odmienny krój oraz kolor kilku liter lub cyfr).

Natomiast stronę jakościową dopuszczalnych różnic odzwierciedla zwrot „zmiana charakteru odróżniającego”. Pojęcie „zmiany” wydaje się prima facie dalej idące niż pojęcie „wpływu”, którym posługuje się dyrektywa 2008/95 (art. 10 zd. 2 lit. a). Jednak praktycznie oznacza to samo. Jest jedynie bardziej konkretne, co może być tłumaczone tym, że odnosi się do „charakteru odróżniającego”. Pojęcie to, mimo różnicy semantycznej w stosunku do pojęcia „zdolności odróżniającej”, przewidzianego w dyrektywie 2008/95, odpowiada mu pod względem treści. Oznaczają one to samo i mają względem siebie taki sam stosunek, jaki wymienione pojęcie z dyrektywy ma wobec pojęcia „znamion odróżniających”, użytego w konwencji^[104]. Można zatem przyjąć, że „zmiana charakteru odróżniającego” jest zasadniczo zbieżna z „wpływem na zdolność odróżniającą”^[105]. Mimo to należy jednak zaznaczyć, że określenie „charakter odróżniający” lepiej oddaje ideę akceptacji rzeczywistego używania znaku przez korzystanie z niego w odmiennej postaci. Odwołuje się do oceny znaku nie tylko jako wskazówki na pochodzenie oznaczonych nim towarów lub usług, lecz także jako narzędzia służącego przyciąganiu nabywców na te towary lub usługi. Dlatego jest ono rozważane z perspektywy komercyjnego efektu (wrażenia) wywoływanego przez znak, a nie takiego wrażenia ogólnego. Okoliczność ta prowadzi do wniosku, że ustalenie, iż odmienna postać znaku zachowuje odróżniający charakter zarejestrowanej postaci znaku, nie jest równoległe z ustaleniem, iż odmienna postać jest podobna do postaci zarejestrowanej w stopniu mogącym wprowadzać w błąd co do pochodzenia. Zmiana charakteru odróżniającego następuje wcześniej niż brak wspomnianego podobieństwa. Przekonuje o tym założenie, że dzięki używanej, choć odmiennej postaci znaku uprawniony do znaku zarejestrowanego może się powołać na takie używanie w celu stwierdzenia naruszenia jego prawa przez osobę trzecią^[106]. Oznacza to, że ta używana postać znaku musi pozostawać właściwie tożsama pod względem podobieństwa ze znakiem zarejestrowanym. W przeciwnym razie jej używanie byłoby równoznaczne z używaniem znaku istotnie różniącego się od znaku zarejestrowanego, co wykluczałoby skuteczność zarzutu naruszenia prawa do tego znaku. Jest to kolejny argument za opinią o rozbieżności oceny wypełnienia obowiązku używania znaku względem oceny naruszenia prawa ochronnego na znak^[107].

Niezależnie od powyższego również badanie realizacji „rzeczywistego” używania znaku przez korzystanie z niego w odmiennej postaci musi brać pod uwagę szereg różnych kryteriów. Najistotniejszym z nich jest sam znak, a w szczególności jego kategoria i budowa. Znaki słowne podlegają z reguły szybszym zmianom pod względem charakteru odróżniającego niż znaki graficzne czy przestrzenne. Zasadniczo łatwiej dochodzi też do zmiany tego charakteru w przypadku znaków prostych, tj. jednorodnych (np. „czysto” słownych) niż znaków złożonych. Na takie zmiany mniej odporny jest zazwyczaj również znak jednoskładnikowy, co wynika z faktu, że modyfikacje dokonane w znaku wieloskładnikowym są z natury rzeczy mniej widoczne. Wspomnianą zmianę powoduje też przekształcenie znaku z jednej kategorii w inną (np. znaku słownego w „czysto” graficzny lub znaku jednoczłonowego w wieloczłonowy), choć jest to zależne od rodzaju kategorii, między którymi do tego dochodzi. Znaczenie z omawianego punktu widzenia ma również forma takich modyfikacji. Dotyczy to w szczególności tłumaczenia, i to nawet elementów znaku. Jedynie w rzadkich przypadkach nie prowadzi ono do istotnej zmiany w odbiorze znaku na rynku^[108]. Ponadto z reguły bardziej odczuwalne dla wrażenia wywoływanego

-221-

przez znak jest również usunięcie z niego określonych elementów niż dodanie nowych. Za silniej wpływające na wrażenie znaku należy też uznać modyfikacje pod względem struktury znaku (np. układu jego elementów) niż jego wyglądu (np. kolorystyki, rozmiaru). Ostatecznie zależy to też od typu modyfikowanych elementów oraz roli, jaką odgrywają one w konkretnym znaku. Z uwagi na to liczącym się kryterium ustalenia zmiany charakteru odróżniającego jest także (wewnętrzna) ranga jego elementów, w odniesieniu do których następują wspomniane modyfikacje^[109].

Należy zaznaczyć, że stopień znajomości (renoma) znaku nie ma większego znaczenia z punktu widzenia oceny realizacji obowiązku używania znaku przez jego eksploatację w innej postaci^[110]. Jest tak jednak tylko co do zasady. Trudno zaprzeczyć, że znak renomowany, przynajmniej w większości przypadków, silniej opiera się zmianom pod względem swojego charakteru odróżniającego niż znak nieodznaczający się wyższym poziomem znajomości na rynku. Ponadto renoma ma znaczenie w sytuacji, gdy używana postać znaku zawiera w sobie odrębny znak. Odnosi się ona w takiej sytuacji do tego drugiego znaku jako element danego znaku. Jeżeli zatem taki znak, jako wspomniany element, jest renomowany lub przynajmniej już rozpowszechniony w obrocie, pociąga to za sobą zmianę charakteru odróżniającego używanej postaci znaku w stosunku do jego postaci zarejestrowanej. Nie jest tak zawsze. Należy bowiem uwzględnić także inne czynniki, dotyczące znaku i nie tylko. Chodzi m.in. o pozycję znaku wśród znaków danego uprawnionego. Jeżeli jest on tzw. znakiem domowym, który przez swój związek z samą formą wskazuje raczej na samego przedsiębiorcę, efekt jego połączenia z danym znakiem i utworzenia w ten sposób nowej jego postaci może nie skutkować zmianą charakteru odróżniającego. Będzie tak zwłaszcza wtedy, gdy wspomniany znak domowy jest w taki sposób najczęściej używany w obrocie, tj. łączony z innymi znakami uprawnionego, w celu bardziej wyrazistego określenia pochodzenia oznaczanych nim towarów lub usług, m.in. przez silniejsze wywołanie skojarzeń co do ich jakości^[111]. Wynika stąd, że okolicznością istotną dla dyskutowanej oceny jest nie tylko sam znak, lecz także jego sposób wykorzystywania w danej branży, w tym rodzaj towarów lub usług, dla których jest on stosowany^[112].

Powyższy przypadek ma szerszy kontekst. Jest wycinkiem ogólnego zagadnienia wypełnienia obowiązku używania w wyniku korzystania z odmiennej postaci znaku, która zawiera w sobie lub nawet stanowi jako taka odrębny znak towarowy, zarejestrowany lub niezarejestrowany. Zagadnienie to należy do bardziej kontrowersyjnych w ramach analizowanego problemu. Łatwiejsza do rozstrzygnięcia jest sytuacja, w której używana postać znaku jedynie zawiera w sobie inny znak. Nie chodzi tu jednak o sytuację, o której wspomniano wyżej. W tej sytuacji drugi znak jest jedynie elementem używanej postaci danego znaku, który ma być „rzeczywiście” używany. Tym razem chodzi zaś o sytuację, w której ten drugi, również samodzielny znak, jest na tyle silny pod względem zdolności odróżniającej w całym używanym znaku, że pełni w nim rolę dominującą. Należy przyjąć, że wówczas używany jest właściwie ten drugi znak, a dokładniej jego odmienna postać, a nie postać pierwszego ze wskazanych znaków. Charakter używanego znaku jest bowiem kształtowany przez ten z występujących w nim dwóch znaków, który ma większy wpływ na jego zdolność odróżniającą. Nie da się jednak całkowicie wykluczyć wyjątków w ocenie omawianej kwestii. Taki wyjątek dotyczy w szczególności wymienionego znaku domowego. Obejmuje on też użycie takiego znaku jako elementu do budowy serii znaków. Znak należący do serii stanowi raczej odmianę nie znaku domowego, lecz tego innego znaku. Znak domowy włącza taki cały znak do serii, ale o tym, jaki to jest znak, decyduje wówczas ten drugi element, odpowiadający znakowi, o którego używanie chodzi^[113]. Należy jednak podkreślić, że zachowanie prawa wyłącznego na dany znak, przez korzystanie z niego w połączeniu z innym znakiem towarowym, jest na ogół bardzo trudne. Za zasadę przyjmuje się, że w razie wątpliwości w konkretnym przypadku należy stwierdzić brak realizacji obowiązku używania, zwłaszcza jeśli ten znak zajmuje w całym oznaczeniu pozycję drugoplanową. Przyjmuje się bowiem domniemanie, że taki znak przeważnie nie jest używany w charakterze znaku^[114].

Trudniejsza w ocenie wydaje się natomiast sytuacja, w której używana postać znaku pokrywa się z innym samodzielnym znakiem lub jest przynajmniej bardziej podobna do takiego znaku. Tego rodzaju sytuacja jest kojarzona z problemem znaku obronnego, który jest oceniany zdecydowanie negatywnie. Dlatego nie dopuszcza się, aby używanie danej postaci znaku było traktowane jako „rzeczywiste” używanie jednocześnie dwóch (lub więcej) znaków, chronionych osobno na rzecz tego samego uprawnionego. Oznacza to, że w powyższym przypadku korzystanie ze znaku może być uznane tylko za używanie tego innego znaku, któremu dana postać odpowiada lub do którego jest bardziej podobna^[115]. Powoduje to, że odmienna postać

-222-

znaku, której eksploatacja może prowadzić do zadośćuczynienia obowiązkowi używania, musi być wyłączona z ochrony na podstawie rejestracji. Może być to jedynie niezarejestrowana postać znaku. Tak kategoryczna ocena wywołuje zastrzeżenia, i to nie tylko w aspekcie znaków seryjnych^[116]. Jest tak niezależnie od faktu, że w niektórych sytuacjach jest ona uzasadniona^[117].

Kontrowersji tych nie uchyla też zasada autonomii. Rozważany aspekt realizacji obowiązku używania znaku jest wyraźnie uregulowany w kategorii wyjątku. Wymieniona zasada jest natomiast pomocna w rozstrzygnięciu wątpliwości dotyczących innych szczególnych kwestii, związanych z omawianym problemem. Występują one m.in. w sytuacji, gdy znak, używany w odmiennej postaci, jest zarazem stosowany w odniesieniu do towarów lub usług innych niż te, względem których ma być wykazane jego „rzeczywiste” używanie. Wydaje się, iż niezależnie od wzajemnej relacji między wymienionymi towarami lub usługami, która w świetle obowiązku używania znaku może mieć znaczenie jedynie pod tym względem (zob. § 4), taka kumulacja odstępstw od warunków ustawowych powyższego obowiązku wykracza poza dopuszczalne wyjątki. Stanowi już wyraźne odejście od przedmiotu ochrony prawnej, wynikającego z rejestracji danego znaku.

§ 6. Osoba używająca znaku

Zasadą jest, że z obowiązku używania znaku towarowego powinien się wywiązać ten, kto jest uprawnionym do znaku. Jednak także pod tym względem prawo dopuszcza rozwiązanie alternatywne. Zakłada ono, że za uprawnionego obowiązek taki może wypełnić osoba trzecia, która ma jego zgodę na korzystanie ze znaku. Używanie znaku przez wymienioną osobę jest bowiem uważane za jego używanie przez samego uprawnionego (art. 169 ust. 4 pkt 3 PrWłPrzem). Rozwiązanie takie odnosi się również do znaku objętego wspólnym prawem ochronnym oraz do znaku wspólnego. W przypadku wskazanych znaków jako równoważne korzystaniu z nich przez uprawnionego traktuje się używanie ich przez upoważnione do tego osoby (art. 169 ust. 4 pkt 4 PrWłPrzem)^[118]. Powyższe rozwiązanie stanowi więc również wyjątek od reguły. Niemniej jest pod tym względem bardziej naturalne. Budzi też mniejsze kontrowersje. Nie dotyczy przedmiotowego zakresu prawa ochronnego, którego zachowanie jest uzależnione od wymaganej eksploatacji znaku. Odnosi się tylko do podmiotowej sfery stosowania znaku.

Wspomniany charakter realizacji obowiązku używania znaku za pośrednictwem osoby trzeciej nie daje jednak sam w sobie podstawy do liberalnego podejścia do jego kryteriów. Takie podejście mogłoby być mimo wszystko przejawem niedoceniania omawianego przypadku. Należy zwrócić uwagę, że wiąże się on w pewnym stopniu z przedmiotową sferą prawa ochronnego na znak. Pozostaje w związku z kwestią korzystania ze znaku w działalności uprawnionego. Dlatego przy ocenie tego przypadku trzeba badać relację, w jakiej osoba używająca znaku pozostaje wobec uprawnionego do znaku. Wymienioną osobą nie może być bowiem ta, której akt zastosowania znaku jest podejmowany w ramach jej działania jedynie jako ogniwo organizacyjne działalności uprawnionego. Jak wyjaśniono, w tego rodzaju sytuacji znak nie jest (jeszcze) stosowany w obrocie. Nie jest używany w sposób publiczny, pozostając tylko w obrębie wewnętrznego funkcjonowania przedsiębiorstwa uprawnionego. Sytuacja ta dotyczy m.in. posługiwania się znakiem przez spółki-córki uprawnionego, jego licencjobiorców lub dystrybutorów, a także spedytorów, w stosunkach między samymi tymi podmiotami. Jest tak nawet wtedy, gdy transakcje między takimi podmiotami, w których następuje użycie znaku, są formalnie rozliczane, tj. księgowane, fakturowane itd. (zob. § 3 I).

Należy również zaznaczyć, że dyskutowana kwestia łączy się bezpośrednio z problemem wyczerpania prawa ochronnego. Spostrzeżenie to przesuwa perspektywę oceny tej kwestii na przeciwną stronę w porównaniu z tą, którą wyznacza wcześniejsza uwaga. Jak zostało to też już wyjaśnione, bez znaczenia z punktu widzenia obowiązkowego używania pozostaje korzystanie ze znaku po dokonaniu czynności skutkującej wspomnianym wyczerpaniem (zob. § 3 I). Takim korzystaniem jest np. używanie znaku przez zwykłego importera towarów, który sprowadza je do kraju we własnym interesie^[119]. Okoliczność ta jest istotna. Przekonują o tym błędy w kwalifikacji używania znaku przez osobę trzecią, spowodowane nieprzykładaniem dostatecznej wagi do powyższego problemu. Dotyczy to zwłaszcza znaków należących do zagranicznych uprawnionych^[120]. Wypada zarazem dodać, że również zgoda w rozumieniu przepisów o wyczerpaniu nie jest

-223-

tożsama ze „zgodą”, o której mowa w przepisach o obowiązku używania znaku^[121].

Prawidłowe podejście do wypełnienia obowiązku używania znaku dzięki korzystaniu z niego przez kogoś innego od uprawnionego wymaga też uwzględnienia motywów leżących u podstaw takiego rozwiązania. Wskazują one przede wszystkim na charakter uprawnionego, który uniemożliwia lub znacząco ogranicza jego uczestnictwo w obrocie gospodarczym. Do takich podmiotów należą placówki naukowe, oświatowe, charytatywne, społeczne i kulturalne. W przypadku tego rodzaju placówek potrzebne jest, przynajmniej w niektórych przypadkach^[122], ich wyręczenie w „rzeczywistej” eksploatacji znaku^[123]. Okoliczność ta powinna być wzięta pod uwagę zwłaszcza w celu ustalenia, czy rozważany przypadek używania znaku nie stanowi obejścia obowiązku używania. Należy bowiem podzielić opinię, że rejestracja znaku w warunkach, które zakładają brak jego samodzielnej eksploatacji przez uprawnionego, a zamiast tego wyręczanie się pod tym względem za każdym razem osobą trzecią, nie może być zaakceptowana z punktu widzenia tego obowiązku^[124]. Prowadzi do aprobaty sytuacji, w której uprawniony tylko po to uzyskuje prawa ochronne na znaki, aby „handlować” licencjami na ich używanie i blokować w ten sposób posiadanie praw do tych znaków przez przedsiębiorców autentycznie zainteresowanych ich eksploatacją.

Podstawowym kryterium „rzeczywistego” używania znaku przez osobę trzecią jest posiadanie przez nią zgody na takie używanie. Kryterium to jest tradycyjnie kojarzone z uprawnieniem, upoważnieniem lub zezwoleniem, wynikającym z odpowiedniej umowy. Umową taką jest z reguły umowa licencyjna, agencyjna, dystrybucyjna lub podobna, zawarta z określonym kontrahentem uprawnionego. Musi ona jednak wyraźne przyznawać temu kontrahentowi prawo używania znaku, i to konkretnego znaku. Powinna zarazem udzielać takiego prawa w zakresie, pozwalającym na „rzeczywiste” używanie znaku. Powinna też być prawnie skuteczna, przynajmniej w odniesieniu do zgody na używanie. Wymienione przesłanki są uzasadnione koniecznością odróżnienia niniejszej sytuacji od zwykłego tolerowania używania znaku^[125]. Dlatego zgoda nie może być utożsamiana z samą wiedzą o posługiwaniu się znakiem przez osobę trzecią. Podobnie jak „rzeczywiste” używanie będące udziałem samego uprawnionego, tak również używanie będące rezultatem działania osoby trzeciej nie może być przypadkowe^[126].

Powyższe okoliczności przekonują, że pojęcie zgody wymaga dość restryktywnej interpretacji. Swobodne rozumienie tego pojęcia pozwalałoby na wyprowadzenie faktu jej udzielenia także z zupełnie nieformalnych więzów między uprawnionym do znaku i używającym go. Pozwalałoby więc na uznanie, że źródłem zgody na używanie znaku może być jakiekolwiek ustne porozumienie lub że zgoda ta może być nawet dorozumiana^[127]. Takie stanowisko nie jest w pełni zasadne^[128]. Jest konsekwencją niedostrzegania szerszego kontekstu analizowanego pojęcia. Pojęcie to dotyczy zastępczej eksploatacji znaku, a więc jej wykonywania zamiast, na rzecz czy w imieniu uprawnionego. Taka eksploatacja musi zatem odbywać się w ścisłej zależności między uprawnionym i używającym. Musi w pełni odpowiadać woli i interesom uprawnionego. Ma zatem mieścić się w ramach upoważnienia, co oznacza, że korzystanie ze znaku poza granicami określonymi w danej umowie nie spełnia tej przesłanki. Odnosi się to m.in. do postaci znaku^[129]. Dobrze oddaje tę relację kryterium „kontroli”, pod którą ma pozostawać wymagane używanie znaku przez osobę trzecią. Kryterium to przewiduje art. 19 ust. 2 porozumienia TRIPS^[130]. Stanowi ono uzupełnienie ogólnego kryterium „zgody”. Dlatego też na tle powołanego przepisu powinno być każdorazowo rozważane zastosowanie art. 169 ust. 4 pkt 3-4 PrWłPrzem. Wymóg kontroli ma być efektywny, tj. realizowany faktycznie, zwłaszcza pod względem jakościowym^[131]. Korzystanie ze znaku bez takiej kontroli, w szczególności przez licencjobiorcę, jest na ogół uważane za formę oszukiwania klientów^[132], co rozmija się z warunkiem uczciwości w wypełnieniu obowiązku używania^[133]. Spostrzeżenie to uniemożliwia przyjęcie za regułę ustnego charakteru zgody na używanie czy tym bardziej jej stwierdzenia na podstawie domniemania. W takim przypadku kontrola na ogół nie występuje, a przynajmniej musiałaby być uznana za prowizoryczną. Brak bowiem

-224-

podstawy prawnej do jej egzekwowania. Tym samym, wymieniony wymóg stawałby się fikcyjny. Nie oznacza to jednak, że w szczególnym przypadku kontrola może faktycznie zaistnieć pomimo ustnego udzielenia zgody na korzystanie ze znaku. Może ona zachodzić również w sytuacji, gdy zgoda jest stwierdzana na podstawie domniemania. Taka sytuacja jest jednak wyjątkowa i dotyczy właściwie tylko przedsiębiorstw powiązanych, w tym np. należących do koncernu^[134].

Nie może natomiast budzić żadnych wątpliwości czasowy warunek udzielenia omawianej zgody. Bezwzględnie musi być ona wyrażona przed czynnościami, które mają być traktowana jako „rzeczywiste” używanie znaku. Zgoda post factum pozostaje więc bez znaczenia, ponieważ nie może działać wstecz^[135]. Zarazem ustanie zgody wyznacza moment, do którego zastępcze używanie znaku może odnieść swój skutek. Oznacza to, że korzystanie ze znaku przez osobę trzecią po ustaniu jej umowy z uprawnionym nie może być zakwalifikowane jako wspomniane używanie znaku. Wzgląd na konieczność ustalenia punktów czasowych, wyznaczających okres obowiązywania zgody, przemawia też zasadniczo za wymogiem formy pisemnej dla umowy będącej podstawą takiej zgody. Jest tak nawet niezależnie od tego, czy forma ta jest niezbędna dla ważności umowy lub wywołania przez nią określonych skutków prawnych^[136].

Względy dowodowe skłaniają też do uznania za warunek zastępczego używania znaku wpisu używającego do rejestru znaków^[137]. W odniesieniu do tego warunku zgłaszane są wprawdzie zastrzeżenia^[138]. Przy ich uwzględnieniu, najbardziej wyważonym stanowiskiem wydaje się jednak być to, które mimo wszystko wymaga takiego wpisu, choć zasadniczo tylko w razie istnienia wątpliwości co do istnienia zgody na używanie znaku przez daną osobę. Trzeba bowiem mieć wzgląd na ryzyko nadużyć, mających na celu obejście obowiązku używania za pomocą korzystania ze znaku przez osobę trzecią. Dotyczy to zwłaszcza znaków zagranicznych. Należy zatem uznać, że wszelkie wątpliwości związane z tym używaniem powinny być rozstrzygane na niekorzyść uprawnionego. W świetle funkcji obowiązku używania, jak już wyjaśniono, nie mogą zachodzić żadne dwuznaczności co do realizacji przesłanek wymaganego korzystania ze znaku. Jest to ogólne kryterium wypełnienia tego obowiązku. Nie dotyczy tylko kwestii używania zastępczego. Przekonuje o tym w szczególności wskazany już art. 171 PrWłPrzem, z którego wynika, że dopóki uprawniony nie wykaże używania znaku w ustawowo przewidzianym zakresie, domniemywa się, że takie używanie nie miało miejsca.

Wspomniane ryzyko nadużyć skłania też do oceny zakresu zastępczego używania znaku w perspektywie czynników odnoszących się odpowiednio do sytuacji uprawnionego. Chodzi głównie o czynnik dotyczący samego przedsiębiorstwa uprawnionego. Trudno wprawdzie wymagać generalnie, aby np. licencjobiorca osiągnął taką wielkość sprzedaży towarów lub usług oznaczanych licencjonowanym znakiem, jaką uzyskałby uprawniony przez eksploatację znaku we własnej działalności. Jednak zakres zastępczego używania znaku powinien być przynajmniej zbliżony do zakresu, jakiego należałoby się spodziewać po „poważnym” używaniu znaku przez samego uprawnionego. W razie istotnej dysproporcji pod tym względem należałoby przyjąć, że obowiązek używania nie został wypełniony. Weryfikacja tego kryterium wymaga jednak uwzględnienia innych czynników, w tym czasu korzystania ze znaku, a zwłaszcza momentu, w którym udzielono zgody. Udzielenie jej w niedługim czasie przed upływem okresu, w którym miałoby nastąpić wymagane używanie, może przemawiać - w związku z nikłą skalą zastosowania znaku przez osobę trzecią - za chęcią obejścia obowiązku używania przez uprawnionego^[139].

§ 7. Miejsce używania znaku

Powyższa kwestia należy do problematyki obowiązku używania znaku towarowego z punktu widzenia przedmiotowego zakresu prawa ochronnego na znak. Niemniej dotyczy już jej szczególnej sfery, jaką jest zasięg terytorialny wymaganej eksploatacji znaku. Obejmuje wiele zagadnień szczegółowych, związanych z używaniem znaku na obszarze, na który rozciąga się jego ochrona. Przepisy PrWłPrzem nie wskazują na terytorialny aspekt obowiązkowego używania znaku w Polsce. Znajduje on jednak odbicie w regulacji dyrektywy 2008/95 (art. 10 ust. 1 zd. 1). Wynika z niej explicite konieczność używania znaku w kraju. Jest to wyraz zasady terytorialności ochrony znaku.

Podstawowe z wymienionych zagadnień sprowadza się do pytania, czy „rzeczywiste” używanie znaku musi obejmować cały obszar kraju. Na powyższe pytanie można zasadniczo udzielić odpowiedzi przeczącej. Należy zauważyć, że skala terytorium, na którym dochodzi do eksploatacji znaku, stanowi tylko jeden z czynników oceny „poważnego” zakresu używania znaku. Wystarczy więc, że znak jest stosowany na części obszaru jego ochrony, byleby tylko w świetle pozostałych czynników wspomniany zakres jego

-225-

używania nie budził wątpliwości^[140]. Mimo to, biorąc pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne, taki skutek będzie osiągnięty z reguły tylko w razie korzystania ze znaku na większej części wymienionego obszaru^[141].

Poważniejszym zagadnieniem jest natomiast to, które niesie ze sobą wątpliwość, czy towary lub usługi z danym znakiem muszą docierać do odbiorców (finalnych) na obszarze jego ochrony. Tę wątpliwość należy rozstrzygnąć zasadniczo w sposób twierdzący. Przekonuje o tym art. 169 ust. 4 pkt 2 PrWłPrzem. Z powołanego przepisu wynikają dwa wnioski. Po pierwsze, wskazuje on, w zw. z art. 169 ust. 5 PrWłPrzem, na ogólny wymóg dostępności towarów lub usług ze znakiem na rynku krajowym. Po drugie zaś, ustanawia w tym względzie wyjątek jedynie dla towarów przeznaczonych wyłącznie na eksport. W przypadku takich towarów wystarczy, że znak jest tylko nakładany na nie na terytorium ochrony. Nie jest potrzebna jakakolwiek ich dystrybucja wśród odbiorców krajowych^[142]. Natomiast konieczne jest faktyczne dotarcie tych towarów do odbiorców na rynku państwa ich przeznaczenia^[143]. Wspomnianymi odbiorcami nie muszą być obywatele państwa, w którym znak jest chroniony^[144]. Znak nie musi też być szczególnie mocno rozpowszechniony na rynku zagranicznym. Należy zaznaczyć, że obowiązek używania w przypadku znaku przeznaczonego wyłącznie dla towarów eksportowych może być wypełniony wyłącznie przez wskazany sposób korzystania z tego znaku. Dyskutowanego wyjątku nie powinno się jednak interpretować rozszerzająco, w szczególności w jakikolwiek sposób rozciągać na zwykły znak^[145]. Nie można zatem za używanie w danym kraju uznać korzystania ze znaku jedynie za granicą, w rejonach przygranicznych, nawet jeśli są one od lat licznie odwiedzane przez turystów z kraju ochrony znaku^[146]. Poza tym wyjątkiem używanie znaku za granicą nie może być bowiem w żadnym stopniu uznane za równoważne używaniu go w kraju^[147]. Wydaje się, że uzasadnieniem ograniczenia używania znaku jako takiego tylko do korzystania z niego w ten sposób nie może być też zasada telle-quelle^[148]. Uwzględnienie tłumaczenia faktu „przeniesienia” eksploatacji danego znaku poza granice państwa jego ochrony wymienioną zasadą podważałoby sens obowiązku używania. Pozwalałoby na jego proste obchodzenie. Ocena ta dotyczy także znaku międzynarodowego, tym bardziej że przepisy dotyczące takiego znaku nie przewidują w tej kwestii wyjątku.

Z powyższym zagadnieniem wiąże się kwestia realizacji omawianego obowiązku przez posługiwanie się znakiem w danym państwie drogą satelitarną, w tym nie tylko w internecie, lecz także w telewizji. Należy przyjąć, że niezależnie od medium, za pomocą którego stosowany jest znak, warunkiem uznania jego „rzeczywistego” używania w danym państwie jest faktyczna dostępność towarów lub usług z tym znakiem dla odbiorców w tym państwie. Z dowodowego punktu widzenia oznacza to konieczność wykazania, że towary lub usługi oferowane w internecie lub stacjach telewizyjnych odbieranych w danym kraju stały się przedmiotem transakcji z klientami w tych państwach^[149].

§ 8. Skutki braku „rzeczywistego” używania znaku

I. Okres nieużywania

Podstawowym warunkiem zastosowania sankcji za niewywiązanie się z obowiązku używania znaku towarowego jest upływ miarodajnego okresu ustawowego. Okres ten wynosi pięć lat. W takim okresie muszą zamknąć się czynności mające świadczyć o korzystaniu ze znaku w sposób wymagany przez prawo. Należy wprawdzie dopuścić sytuacje, kiedy niektóre z takich czynności przypadną na czas wykraczający poza wymieniony okres^[150]. Może być to uzasadnione specyfiką towarów lub usług, danego rynku, fazy funkcjonowania przedsiębiorstwa lub innych szczególnych okoliczności, znacznie wydłużających etap, po którym osiągnięty jest istotny efekt ekonomiczny. Mimo to wspomniane sytuacje należy uznać za zupełnie wyjątkowe. Stąd też tego rodzaju czynności muszą być przede wszystkim nierozerwalnie związane z wcześniej podjętymi działaniami, składającymi się na określony proces używania znaku. Powinny być też niezbędne do tego, aby eksploatacja znaku uzyskała „poważny” zakres. Zarazem czas, o który czynności te mogą wykroczyć poza omawiany okres, może być tylko nieznaczny. Szersze zastosowanie wskazanej możliwości poddawałoby w wątpliwość znaczenie okresu pięcioletniego. Byłoby również sprzeczne z regułą exceptiones non sunt extentendae^[151].

-226-

W powyższym okresie muszą być bezwarunkowo podjęte czynności przygotowawcze. Skoro samo „rzeczywiste” używanie ma nastąpić w tym okresie, to tym bardziej odnosi się to do wspomnianych czynności. Wynika to również z art. 170 ust. 2 PrWłPrzem. Przepis ten ustanawia w związku z wymienionymi czynnościami jeszcze inną zasadę. Dotyczy ona podjęcia czynności przygotowawczych wtedy, gdy uprawniony do znaku ma podstawy, aby spodziewać się wystąpienia przez osobę zainteresowaną z wnioskiem o wygaszenie prawa na jego znak. Nie uwzględnia się wówczas używania^[152], które ma miejsce w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie tego wniosku. Wymieniony okres jest nawet wyłączony z podstawowego okresu pięcioletniego. Powołany przepis reguluje bowiem sytuację szczególną, a mianowicie sytuację, w której dany znak nadaje się już do wygaszenia z powodu nieużywania. Tylko do takiej sytuacji, związanej dodatkowo z podjęciem już w złej wierze przygotowań do używania znaku, odnosi się zatem ograniczenie przewidziane w tym przepisie. Natomiast źródłem obawy uprawnionego, która skłania go do wszczęcia przygotowań, mających doprowadzić do realizacji przesłanek wymaganej eksploatacji znaku, mogą być różne okoliczności. Przede wszystkim jest nim skierowana wprost do uprawnionego zapowiedź wystąpienia z wnioskiem o wygaszenie prawa ochronnego na jego znak, np. w odpowiedzi na jego list ostrzegawczy wysłany w ramach ochrony tego znaku albo w pismach lub na rozprawie w toku wszczętego przezeń postępowania przeciwko osobie trzeciej na podstawie tego prawa albo też innego podobnego postępowania, w tym w toku postępowania o rejestrację znaku późniejszego, wchodzącego w kolizję z jego znakiem. Mogą być nim też inne oficjalne zdarzenia, w tym samo ogłoszenie o zgłoszeniu tego rodzaju znaku późniejszego, jeśli między uprawnionym a zgłaszającym powstał już wcześniej, choćby wpadkowo, spór o prawo do tego znaku, np. w sprawie cywilnej dotyczącej innej kwestii. W każdym razie zamiar wystąpienia o zastosowanie sankcji wobec nieużywanego znaku nie może być wiązany tylko ze zdarzeniami oficjalnymi^[153]. Uzasadnieniem dla poważnego liczenia się z ryzykiem zakwestionowania prawa do znaku z powodu nieużywania może być nawet, w szczególnych przypadkach, intensywna promocja i agresywna konkurencja ze strony innego przedsiębiorcy, który wchodzi na rynek z towarami lub usługami sygnowanymi znakiem podobnym^[154]. Ponadto zdarzenie dające podstawę do przyjęcia istnienia takiego zamiaru może dotyczyć nie tylko samego uprawnionego. Może nastąpić także w ramach działalności osoby upoważnionej do używania^[155]. Jej stan wiedzy przypisywany jest stanowi wiedzy uprawnionego.

Jeśli chodzi o ramy okresu pięcioletniego, to rozpoczyna on bieg z datą wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na dany znak^[156]. Tak należy rozumieć określenie „po dniu wydania decyzji”, które wydaje się mało fortunne (art. 169 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem)^[157]. Ten punkt czasowy dotyczy jednak tylko sytuacji, kiedy znak nie był w ogóle eksploatowany. Dotyczy więc pierwszego okresu pięcioletniego, który byłby badany w świetle wymaganego używania. Natomiast w sytuacji, gdy po rejestracji podjęto już „rzeczywiste” używanie znaku, bieg omawianego okresu rozpoczyna się z zaniechaniem tego dotychczasowego używania. W ten sposób, biorąc pod uwagę wznowienie i zaprzestanie kolejnych czynności obowiązkowego używania, ustala się kolejne daty, które wyznaczają początek biegu relewantnego w danym przypadku okresu nieużywania (argumentum z art. 170 ust. 1 PrWłPrzem). Odnosi się to też do znaku międzynarodowego. Z tym jednak, że w przypadku tego znaku pierwszy okres pięciu lat biegnie od daty ogłoszenia w WUP o udzieleniu ochrony (art. 152^[158] PrWłPrzem)^[159].

Bardziej skomplikowana jest kwestia momentu, z którym upływa okres pięcioletni, uzasadniający żądanie zastosowania sankcji za brak obowiązkowego używania znaku. Jest to związane ze sposobem liczenia tego okresu. Jest on bowiem liczony wstecz od daty wystąpienia z takim żądaniem. W rzeczywistości więc okres, w którym znak nie jest w ogóle używany, może faktycznie trwać nawet kilkanaście lat lub dłużej. „Bezkarność” braku jego używania trwa tylko do chwili, w której osoba zainteresowana nie wystąpi z odpowiednim wnioskiem lub zarzutem w toczącym się już postępowaniu. Chwilę tę wyznacza zatem data złożenia tego wniosku. Wskazuje na to art. 170 ust. 1-2 PrWłPrzem. Od tej daty wstecz bada się zatem, czy w ciągu pięciu ostatnich lat miało miejsce „rzeczywiste” używanie znaku. Jest tak jednak tylko zasadniczo. Wcześniejszy moment, od którego będzie liczony wspomniany okres, może być związany z innymi niż wygaszenie sankcjami za niewypełnienie obowiązku używania znaku (zob. pkt III). Niezależnie od tego istnieje również ogólna możliwość domagania się stwierdzenia wygaszenia prawa na nieużywany znak już z momentem wcześniejszym, o ile również od

-227-

tego momentu do daty wniosku nie miała miejsca wymagana eksploatacja znaku. Przyczyną, która pociąga za sobą wygaszenie, jest brak obowiązkowej eksploatacji znaku. Z nastąpieniem takiego też zdarzenia, a nie samego wniosku, ustawa wiąże skutek w postaci wygaszenia (argumentum z art. 172 w zw. z art. 169 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem). Warunkiem stwierdzenia wygaszenia z dniem poprzedzającym datę złożenia wniosku jest zgłoszenie takiego żądania we wniosku lub w późniejszej chwili, w której na podstawie stanowiska uprawnionego powstanie możliwość ustalenia, że znak nie był używany w sposób wymagany przez pięć lat wstecz od daty wcześniejszej niż data wspomnianego wniosku. Od strony stricte formalnej przesłanką skuteczności takiego żądania jest też posiadanie interesu prawnego w domaganiu się takiego wcześniejszego wygaszenia prawa do znaku. Z wymienionych względów nie można zgodzić się z opinią, że tego rodzaju wygaszenie może być stwierdzone przez Urząd Patentowy niejako automatycznie i w każdym razie już z najwcześniejszym możliwym momentem, w którym przed datą wniosku upłynie pięcioletni okres nieużywania znaku^[160].

Z powyższego wynika, że żądanie zastosowania wobec danego znaku sankcji z powodu jego nieużywania może być skutecznie podniesione dopiero po upływie relewantnego okresu pięciu lat. Wydaje się jednak, że należy dopuścić pod tym względem pewien wyjątek. Ma on uzasadnienie proceduralne. Dotyczy sytuacji, w której wspomniane żądanie zostaje zgłoszone w trakcie postępowania, wszczętego przeciw osobie podnoszącej to żądanie. Chodzi o postępowanie o unieważnienie prawa do znaku późniejszego lub postępowanie o naruszenie prawa do znaku wcześniejszego. Takim postępowaniem może być też postępowanie rejestrowe, w którym za przeszkodę rejestracji uważane jest prawo do znaku wcześniejszego. W wymienionych postępowaniach kwestia nieużywania znaku wcześniejszego wynika z zarzutu, przeciwstawianego - odpowiednio - wnioskowi, pozwowi lub stanowisku w sprawie. Zarzut ten należy uznać za skuteczny nawet wtedy, gdy w chwili jego zgłoszenia nie upłynął jeszcze omawiany okres, ale upłynie on do zakończenia postępowania^[161]. Umożliwi to uwzględnienie tego zarzutu. Stworzy to podstawę do oceny wypełnienia obowiązku używania znaku wcześniejszego, a tym samym ocenę zasadności wniosku, pozwu lub stanowiska w sprawie. Do dopuszczenia wskazanej możliwości skłaniają względy ekonomiki procesowej. W razie uznania nieskuteczności zarzutu w takiej sytuacji uprawniony do znaku późniejszego (zgłaszający ten znak) musiałby w odrębnym postępowaniu dochodzić sankcji wobec znaku wcześniejszego, choćby jeszcze w równolegle toczącej się sprawie, o której mowa wyżej, jeszcze przed ostatecznym rozstrzygnięciem upłynął w odniesieniu do znaku wcześniejszego okres pięciu lat jego nieużywania. Ponadto w przypadku niektórych sankcji za brak używania moment, od którego należy liczyć wstecz okres pięciu lat, przypada na czas jeszcze przed datą wszczęcia danego postępowania (zob. dalej). Za powyższą możliwością przemawia też rola obowiązku używania, który jest ustanowiony przede wszystkim w celu uchylania w tego rodzaju sytuacjach przeszkody w postaci nieużywanego znaku wcześniejszego, blokującego powstanie nowego prawa do znaku lub używanie tego znaku. Argumentem jest także wzgląd na powołany już art. 170 ust. 2 PrWłPrzem^[162]. Przewidziane w nim ograniczenie ma w pewnym sensie na względzie także tego typu sytuacje. Czyni bezwartościową eksploatację znaku, rozpoczętą lub wznowioną dopiero w razie zagrożenia utratą prawa do znaku, i to nie tylko już po upływie okresu pięciu lat. W szczególnych przypadkach dzieje się tak również wtedy, gdy eksploatacja znaku podjęta jest w ostatniej chwili przed upływem tego okresu. Do takich przypadków należą te, o których mowa wyżej^[163]. Nawet bowiem gdyby uprawniony do znaku wcześniejszego rozpoczął jego eksploatację w trakcie któregoś z powyższych postępowań, w tym jeszcze przed upływem okresu pięcioletniego, nie zawsze mogłaby ona uchronić przed sankcjami za nieużywanie. Takiej mocy pozbawione jest korzystanie ze znaku w złej wierze, a więc także jedynie z obawy przed utratą prawa do tego znaku^[164]. Wynika to z podkreślanej już kilkakrotnie zasady ogólnej, że używanie znaku, czyniące zadość obowiązkowi używania, musi być uczciwe. Dlatego na aprobatę zasługuje także pogląd, w myśl którego podjęcie eksploatacji znaku dopiero tuż przed datą wystąpienia o zastosowanie wobec niego sankcji z powodu nieużywania jest samo w sobie bez znaczenia^[165].

Należy też zaznaczyć, że dyskutowany okres ma być nieprzerwany. Pięć lat, w których brak czynności obowiązkowego używania znaku, ma zatem następować po sobie kolejno. Oznacza to, że każde tego rodzaju czynności powodują zakończenie biegu tego okresu. Biorąc pod uwagę funkcję obowiązku używania oraz znaczenie rozważanego okresu, należy uznać, że czynności takie powinny odznaczać się wszelkimi cechami, od których zależy przyznanie im kwalifikacji „rzeczywistego” używania znaku. Nie wystarczą więc do tego czynności jednorazowe, symboliczne lub podobne sposoby korzystania ze znaku, które pozostawiają wątpliwości pod względem wymienionej kwalifikacji. Nie wystarczą też same czynności przygotowawcze. Przesłanka nieprzerwania okresu pięcioletniego ma też

-228-

dalsze konsekwencje. Pokazuje, że liczy się tylko ostatni okres pięciu lat. Nie mają więc znaczenia wcześniejsze takie okresy nieużywania, np. sprzed 15-20 lat, po których następowało „rzeczywiste” używanie do ostatniego takiego okresu. Takie używanie sanuje w całości dotychczasowe przypadki braku wymaganego używania znaku. Jest tak z zastrzeżeniem wspomnianego wyjątku z art. 170 ust. 2 PrWłPrzem, którego zastosowanie rozciąga się też na wszelkie sankcje z powodu nieużywania znaku^[166].

Od zakończenia biegu okresu pięcioletniego trzeba odróżnić przerwanie tego biegu. Mimo odniesienia okoliczności uchylającej skutki nieużywania do pojęcia będącego zaprzeczeniem „przerwy” czy „przerwania”, okoliczność ta nie ma jednolitego charakteru. Może polegać na całkowitym uchyleniu wspomnianych skutków, powodując zakończenie biegu danego okresu pięcioletniego. Taką moc ma tylko podjęcie lub wznowienie „rzeczywistego” używania znaku. Wymieniona okoliczność może jednak również sprowadzać się jedynie do wstrzymania tego biegu, pozostawiając wymienione skutki w zawieszeniu. Tego rodzaju efekt wywołuje okoliczność usprawiedliwiająca nieużywanie. Po ustąpieniu tej okoliczności rozpoczęty wcześniej okres nieużywania biegnie dalej^[167].

II. Okoliczności usprawiedliwiające

Warunkiem zastosowania sankcji wobec nieużywanego znaku towarowego jest również niewystąpienie okoliczności usprawiedliwiających brak „rzeczywistego” używania znaku. W odniesieniu do tych okoliczności regulacja PrWłPrzem posługuje się pojęciem „ważnych powodów” (art. 169 ust. 1 pkt 1). Pojęcie to należy uznać zasadniczo za zbieżne z pojęciem „uzasadnionych powodów”, przewidzianym w przepisach dyrektywy 2008/95 (art. 10 ust. 1 zd. 1 i art. 12 ust. 1). Wymienione pojęcia praktycznie w ten sam sposób oddają wstrzemięźliwą ideę „usprawiedliwienia”, ustanowionego w normie konwencyjnej (art. 5 lit. C ust. 1). O stosunkowo mocno ograniczonym zasobie wspomnianych okoliczności przekonuje najwyraźniej przepis porozumienia TRIPS (art. 19 ust. 1). Stanowi on główne tło dla wykładni powołanej regulacji PrWłPrzem nie tylko z uwagi na wyjaśnioną wyżej jego nadrzędną rolę w stosunku do wymienionego przepisu dyrektywy 2008/95^[168]. Ma taką rolę przede wszystkim ze względu na przykładowe określenie w nim rodzaju powyższych okoliczności. Jego istotna funkcja pod tym względem wynika też z użycia w nim pojęcia „ważnych przyczyn”, tożsamego z pojęciem z ustawy krajowej.

Pod wpływem wskazanego przepisu ważne powody nieużywania znaku są kojarzone z przeszkodami w używaniu znaku. Pojęcie „przeszkód” wyjaśnia wątpliwość, czy do usprawiedliwienia nieużywania wystarczy utrudnienie eksploatacji znaku, czy musi nastąpić jej uniemożliwienie. Przemawia na rzecz pierwszej z alternatyw, łagodząc kryteria usprawiedliwienia. Pozwala na zaliczenie do powyższych powodów nie tylko okoliczności, których nie da się w żaden sposób usunąć czy ominąć, lecz także zdarzeń, których pokonanie jest możliwe, ale sprawia poważne kłopoty lub wymaga znacznych wysiłków. Kryterium „przeszkody” jest jednak niepełne. Nie zapewnia odpowiedniej selekcji zdarzeń zasługujących na kwalifikację ważnego powodu nieużywania. Przykładowo, nie pozwala na stanowcze rozstrzygnięcie, czy taką kwalifikację można przypisać trudnościom w znalezieniu dystrybutora określonych towarów na danym rynku^[169] albo postępowaniom sądowym lub administracyjnym przeciwko uprawnionemu do znaku, dotyczącym lub związanym z tym znakiem^[170]. Dlatego wymaga ono kryterium uzupełniającego.

Jest nim „niezależność” zdarzenia „od woli” uprawnionego do znaku. Kryterium to usztywnia charakter ważnych powodów. Sprowadza omawiane powody raczej do zdarzeń wyjątkowych i nagłych, noszących cechy siły wyżej, a więc niedających się przewidzieć ani im zapobiec^[171]. Są to w szczególności katastrofy naturalne (np. powodzie, pożary, trzęsienia ziemi) lub konflikty wojenne (w tym stałe ataki bombowe lub rozruchy narodowościowe). Pojęcie „niezależności” rozumie się szerzej. Utożsamia się wspomniane zdarzenia nie tylko z okolicznościami, na które uprawniony nie ma wpływu lub nie jest w stanie sprawować nad nimi kontroli. Traktuje się je również ogólnie jako okoliczności niedające się przewidzieć przez uprawnionego. Z jednej strony, wyklucza się więc z takich zdarzeń trwające negocjacje z kontrahentami. Z drugiej zaś strony, zalicza się do tych zdarzeń niektóre wydarzenia polityczne. Niemniej kryterium to pozwala wykluczyć z kategorii ważnych powodów wspomniane trudności w znalezieniu na krajowym rynku dystrybutorów towarów, kooperantów czy tym bardziej pracowników, przynajmniej co do zasady. Pozwala też zazwyczaj na wyłączenie ze zbioru tych powodów m.in. także zwykłych trudności surowcowych czy spadku zatrudnienia. Każe również zdecydowanie wykluczyć z tego zbioru rezygnację z korzystania ze znaku w danym zakresie, wynikającą z porozumienia delimitacyjnego z konkurentem^[172]. Dopuszcza natomiast, choć jedynie warunkowo, uwzględnienie z tego punktu widzenia wskazanych wyżej postępowań sądowych lub administracyjnych,

-229-

zwłaszcza karnych^[173], prowadzonych przeciwko uprawnionemu do znaku^[174].

Obydwa wymienione kryteria niejako zbiegają się w przykładach ważnych powodów, wskazanych w przepisie porozumienia TRIPS. Są nimi „restrykcje importowe i inne wymogi rządowe” dotyczące towarów lub usług, dla których przeznaczony jest dany znak. Przykład ten kładzie nacisk zarówno na administracyjny, jak i gospodarczy charakter rozważanych powodów. Uświadamia też, że dyskutowane powody mogą mieć również naturę prawną. Prowadzi do zaliczenia do tych powodów m.in. wywłaszczenia^[175], ale nie reguły telle-quelle^[176]. Przemawia zarazem raczej za opinią, że ważne powody powinny mieć znaczenie ogólnorynkowe. Daje jednak zarazem motyw dla bardziej ostrego różnicowania przyczyn usprawiedliwienia nieużywania. Prowadzi do stwierdzenia, że głównymi z tych przyczyn są okoliczności obiektywne, tj. podlegające weryfikacji na podstawie rzetelnych, neutralnych kryteriów. Pozwala jednak na wyodrębnienie także przyczyn subiektywnych, które mają charakter indywidualny, tkwiąc w mentalnej sferze uprawnionego^[177]. Zgodnie z powyższą koncepcją do liczących się przyczyn zalicza się też te, które są związane z gospodarczym ryzykiem działalności uprawnionego^[178]. Bezwarunkowe przyjęcie takiej koncepcji nie może być zaakceptowane^[179]. Uzasadniałoby uwzględnianie w ocenie wymienionych przyczyn właściwie wszelkich czynników, które mają wpływ na kalkulację uprawnionego dotyczącą wprowadzenia na rynek towarów lub usług ze znakiem, a nawet prowadzenia jego przedsiębiorstwa. Otwierałoby drogę do bezkrytycznego respektowania w tej ocenie strategii uprawnionego w jego działalności^[180]. Przemawiałoby przeciwko uznaniu ryzyka gospodarczego za czynnik obciążający uprawnionego do znaku, a tym samym za możliwością usprawiedliwienia tym ryzykiem wielu wątpliwych przypadków zaniechania eksploatacji znaku, np. niewykonania umów przez kooperantów lub upadłości uprawnionego^[181], a tym bardziej reorganizacji lub przeniesienia siedziby czy miejsca działalności jego przedsiębiorstwa^[182]. Biorąc pod uwagę wskazane zastrzeżenia, należy opowiedzieć się za koncepcją mieszaną. Koncepcja ta każe weryfikować konkretne zdarzenie, mające usprawiedliwiać brak obowiązkowego używania znaku, zarówno pod względem obiektowym, jak i subiektywnym. Zmusza do kierowania się w tej kwestii nie tylko ustaleniem, czy określona sytuacja jest ogólnie wyjątkowa, lecz zarazem ustaleniem, czy jest ona taka z perspektywy wzorca starannego przedsiębiorcy, odniesionego do danego uprawnionego^[183].

Powyższe spostrzeżenie skłania do szerszego spojrzenia na rozważane kryterium. Jak wyjaśniono, ważny powód nieużywania jedynie wstrzymuje bieg okresu pięcioletniego, a nie całkowicie uchyla (anuluje) wcześniejszy brak używania. Dlatego dla uznania danego zdarzenia za usprawiedliwiające brak „rzeczywistego” używania znaku nie może pozostawać bez znaczenia czas trwania tego zdarzenia. Zdarzenie może być zatem nawet krótkookresowe, ale pod względem momentu wystąpienia, jak i jego rodzaju może być istotne dla danego uprawnionego^[184]. Ponadto także w tej kwestii obowiązku używania konieczna jest ocena, która uwzględnia całokształt okoliczności konkretnego przypadku i zarazem analizuje je w sposób wszechstronny. Należy zatem brać pod uwagę również okres istnienia prawa ochronnego na znak, podjęcie czynności przygotowawczych, fakt oraz przebieg jego ewentualnego wcześniejszego używania, przy braku przeszkód w używaniu, jak i długość oraz charakter przedmiotowej przeszkody. Jak zaznaczono, powinno się mieć też wzgląd na specyfikę uprawnionego, jego przedsiębiorstwa, rodzaju działalności oraz towarów lub usług, dla których zastrzeżony jest znak. To z kolei prowadzi nawet także do badania zawinienia uprawnionego w zaniechaniu eksploatacji znaku^[185], co znajduje odbicie w powołanym już wzorcu starannego przedsiębiorcy. Relewantnym czynnikiem jest też sam rodzaj znaku. Niekiedy, ze względu na wysoką renomę znaku, uzasadnieniem dla powstrzymania się w jego używaniu może być, choć tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, nawet brak możliwości utrzymania tej renomy^[186]. Przekonuje to, że wspomniany wzorzec dotyczy nie tylko starannego, lecz

-230-

także rozsądnego przedsiębiorcy. Uwzględniając wymienione czynniki, w jednym przypadku zaprzeczy się, aby ważnym powodem nieużywania znaku był np. brak zbytu na dany towar, natomiast w innym przypadku zaakceptuje się tę okoliczność jako taki powód. Ponadto brak zbytu już sam w sobie wymaga głębszej analizy. Nie usprawiedliwia braku eksploatacji znaku, jeśli wynika tylko z wysokiej ceny oznaczanych nim towarów lub usług, ale zasługuje na taką kwalifikację, jeśli jest rezultatem dużego i stałego spadku konsumpcji na te towary lub usługi^[187]. Przekonuje to o potrzebie relatywizacji w ocenie usprawiedliwienia nieużywania znaku. Relatywizacja zapewnia bardziej elastyczne podejście do tych samych zdarzeń, ale mających miejsce w odmiennych sytuacjach oraz względem różnych uprawnionych. Skłania do nieodrzucania kategorycznie jako wspomnianego usprawiedliwienia także długotrwałej choroby czy śmierci uprawnionego. W wyjątkowym przypadku zdarzenia takie mogą być ważnym powodem zaniechania posługiwania się znakiem. Jest tak w razie zasadniczego uzależnienia używania znaku, zwłaszcza ze względu na specyfikę oznaczanych nim towarów lub usług, od indywidualnych umiejętności uprawnionego^[188].

Należy przyznać, że ważne powody nieużywania znaku niekiedy pokrywają się z czynnościami o charakterze przygotowania do używania, np. badania zdrowotne, sanitarne, kliniczne, procedury certyfikacyjne i atestowe, procedura rejestracji leku, postępowanie koncesyjne lub o wpis do rejestru przedsiębiorców. Mimo to nie mogą one być mylone z wymienionymi czynnościami^[189]. Tego rodzaju okoliczności zakładają niekiedy nawet używanie znaku, choć nie takie, które można uznać za „rzeczywiste”. Poza tym, chociaż stanowią przeszkodę w takim używaniu, to związane z nimi działanie ma na celu ich usunięcie. Tymczasem ważny powód nieużywania to okoliczność, której uprawniony własnym działaniem nie jest w stanie usunąć jako przeszkody w używaniu znaku. Z uwagi na wspomniane pokrewieństwo niektórym czynnościom przygotowawczym można by ewentualnie przypisać taki sam skutek jak ważnym powodom, a więc wstrzymanie biegu terminu pięcioletniego. Dotyczyłoby to jedynie tych czynności, które ze względu na rodzaj towarów lub usług są każdorazowo niezbędne do ich wprowadzenia do obrotu. Byłoby też uzależnione od stanu faktycznego danego przypadku. Zakres takich czynności musiałby bowiem być bardzo wąski. Takie rozwiązanie jest jednak nieuzasadnione. Zastosowanie takiego rozwiązania, nawet w ograniczonym zakresie, prowadziłoby do podważenia znaczenia okresu na wywiązanie się z obowiązku używania przez wydłużenie tego okresu w zbyt wielu sytuacjach. Dlatego jedynym ustępstwem w przypadku wymienionych czynności przygotowawczych mogłoby być odpowiednie złagodzenie skali wymaganej eksploatacji znaku, jaka ma nastąpić po tych czynnościach.

Wymaga też zaznaczenia, że wśród powyższych powodów liczą się tylko te, które występują w miarodajnym dla danego przypadku okresie braku „rzeczywistego” używania znaku. Powody takie mają usprawiedliwiać wspomniany brak w danym okresie pięciu lat. Muszą zatem mieć miejsce w takim właśnie okresie. Jednak podobnie jak samo używanie, tak też usprawiedliwienie jego braku powinno nie tylko mieć swoje znaczenie rynkowe, lecz także być wolne od wątpliwości. Dlatego przeszkoda w wymaganym używaniu z reguły nie będzie respektowana, jeśli wystąpi w niedługim czasie przed upływem okresu pięcioletniego^[190]. Ponadto z uwagi na specyfikę niektórych zdarzeń uznanych w konkretnej sytuacji za ważne powody nieużywania mogą one być jako takie uwzględnione tylko jednokrotnie. Będzie tak zwłaszcza w odniesieniu do zdarzeń zakwalifikowanych jako wspomniane powody z wyjątkowych względów. Dotyczy to w szczególności trudności w zbyciu produktu lub stworzeniu własnej, wyłącznej sieci dystrybucyjnej. Z punktu widzenia funkcji obowiązku używania znaku tego rodzaju okoliczności nie mogą się powtarzać ani tym bardziej trwać w nieskończoność^[191].

III. Sankcje

Sankcje za niewywiązanie się z obowiązku używania znaku towarowego można podzielić na dwie kategorie: sankcje podstawowe i sankcje szczególne. Powyższy podział ma uzasadnienie formalne. Sankcja podstawowa jest dochodzona całkowicie z własnej inicjatywy osoby zainteresowanej, w samodzielnym postępowaniu z wniosku o zastosowanie tej sankcji. Natomiast sankcje szczególne są wynikiem uprzedniej czynności procesowej uprawnionego do znaku. Są więc reakcją na tę czynność, służąc obronie własnego prawa. Dochodzenie tych sankcji następuje zatem, przynajmniej co do zasady, w ramach toczących się już postępowań w wyniku zarzutu osoby zaatakowanej przez uprawnionego.

Sankcją podstawową jest utrata prawa ochronnego na znak przez jego wygaszenie (art. 169 ust. 1 pkt 1 PrWłPrzem). Podstawą jej zastosowania jest wniosek złożony przez osobę zainteresowaną, wszczynający postępowanie w tej sprawie. Sankcję tę orzeka się w drodze decyzji Urzędu Patentowego. Decyzja ma skutek wsteczny, przypadający na datę wspomnianego wniosku lub wcześniejszy

-231-

moment kończący pięcioletni okres nieużywania znaku, zgodnie z żądaniem wnioskodawcy (zob. pkt I). Mimo to ma ona charakter konstytutywny^[192]. Do daty jej wydania prawo do nieużywanego znaku pozostaje bowiem w mocy, co umożliwia np. dochodzenie jego naruszenia oraz udzielenie prawa na podobny znak późniejszy. Jest to też decyzja obligatoryjna, ponieważ w razie realizacji przesłanek wygaśnięcia prawa ochronnego z powodu nieużywania UP musi orzec takie wygaśnięcie. Urząd nie musi natomiast trzymać się ściśle zakresu żądania wniosku. Jak wyjaśniono, wnioskodawca ma prawo dopiero w trakcie postępowania określić datę, z którą miałoby nastąpić wygaśnięcie prawa ochronnego na nieużywany znak. Zarazem, mimo żądania we wniosku stwierdzenia wygaśnięcia tego prawa w całości, UP na podstawie dowodu „rzeczywistego” używania może samodzielnie orzec jedynie o wygaśnięciu częściowym, oddalając wniosek w odniesieniu do pozostałej części towarów lub usług (argumentum z art. 171 PrWłPrzem). Decyzja o wygaśnięciu prawa na znak z powodu nieużywania jest wiążąca erga omnes, także w razie jej wstecznej skuteczności na czas przed złożeniem wniosku^[193]. Tworzy ona też stan res iudicata. Niemniej jest on bardzo wąski. Rozstrzygnięcie w sprawie obowiązku używania znaku jest zależne od wielu czynników, w tym od okoliczności usprawiedliwiających. Dlatego już niewielka zmiana w zakresie lub nawet samym układzie tych czynników, nawet wtedy gdy wniosek składa podmiot, który poprzednio przegrał sprawę, może teraz prowadzić do odmiennego orzeczenia^[194].

Ponadto powyższa decyzja pociąga za sobą także sankcję dodatkową. Wygaśnięcie to uchyla okres karencji, który obowiązywałby przez dwa lata po ustaniu prawa ochronnego (art. 133 PrWłPrzem). Rozwiązanie takie jest efektem transpozycji przez ustawodawcę polskiego art. 4 ust. 4 lit. f dyrektywy 2008/95. Ta dodatkowa sankcja otwiera drogę do uzyskania prawa na podobny znak już z datą wygaśnięcia prawa do nieużywanego znaku wcześniejszego. Czyni też ze znaku, do którego prawo ochronne zostało wygaszone, res nullus od razu z datą wygaśnięcia^[195].

Do sankcji szczególnych należy przede wszystkim pozbawienie uprawnionego do nieużywanego znaku skutecznego dochodzenia unieważnienia prawa do podobnego znaku późniejszego (art. 166 ust. 1 PrWłPrzem). Podstawą zastosowania powyższej sankcji jest podniesienie przez uprawnionego do znaku późniejszego zarzutu nieużywania kolizyjnego znaku wcześniejszego. Warunkiem uwzględnienia takiego zarzutu jest jednak, aby wraz z nim został złożony wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku wcześniejszego. Dopiero pod tym warunkiem wspomniany zarzut jest rozpatrywany łącznie z wnioskiem o unieważnienie (art. 166 ust. 2 PrWłPrzem). Cytowany przepis nie jest w pełni jasny. Mimo to można przyjąć, że przewidziany w nim wymóg połączenia w jednym postępowaniu zarzutu nieużywania znaku wcześniejszego z (formalnym) wnioskiem o wygaszenie prawa do tego znaku jest uzasadniony tylko względami proceduralnymi. Chodzi o względy ekonomiki procesowej, służące w tym przypadku ułatwieniu uprawnionemu do znaku późniejszego usunięcia przeszkody w utrzymaniu swojego prawa, jaką stanowi prawo do znaku kolizyjnego. Interpretacja ta daje zatem wybór uprawnionemu do znaku późniejszego w pozbyciu się wymienionej przeszkody. Może on bowiem także dążyć do tego w odrębnym postępowaniu o wygaśnięcie prawa do znaku wcześniejszego, wnioskując o zawieszenie wszczętego uprzednio postępowania o unieważnienie jego znaku (art. 97 § 1 pkt 4 KPA). Nie sprzeciwia się temu art. 11 ust. 1 dyrektywy 2008/95, który nie reguluje rozważanej sytuacji od strony procesowej. Ponadto jedyne, co w sposób bezwzględny ustanawia art. 166 PrWłPrzem, to wymóg wygaszenia prawa do znaku wcześniejszego, jeśli wniosek o unieważnienie prawa do znaku późniejszego miałby zostać oddalony w wyniku zarzutu nieużywania znaku kolizyjnego^[196].

Takie rozstrzygnięcie jest uzasadnione także odpowiednim odniesieniem omawianej sankcji do podobnych sytuacji. Wydaje się, że mimo braku wyraźnego przepisu prawo podniesienia braku używania znaku powinno też przysługiwać w postępowaniu zgłoszeniowym, w którym za przeszkodę udzielenia prawa ochronnego uważany jest znak wcześniejszy. Ponieważ uprawniony do tego znaku nie jest stroną takiego postępowania, trudno w tym przypadku mówić o zarzucie nieużywania znaku, jaki przysługuje we wspomnianym postępowaniu o unieważnienie. Dlatego w celu usunięcia powyższej przeszkody konieczne jest złożenie przez zgłaszającego znak późniejszy, w odrębnym postępowaniu, wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku kolizyjnego. Wszczęcie takiego postępowania da możliwość wnioskowania o zawieszenie postępowania zgłoszeniowego do czasu rozstrzygnięcia sprawy wygaszenia. Powyższe rozwiązanie jest też uzasadnione fakultatywną regulacją art. 11 ust. 2 dyrektywy 2008/95, z której ustawodawca polski nie skorzystał. Nie jest ono sprzeczne z powołanym przepisem.

Ponadto należy też przyjąć, że nieużywanie znaku wcześniejszego może być podniesione, i to także w formie zarzutu, w postępowaniu sprzeciwowym. W tej kwestii powinno się stosować reguły, o których mowa wyżej, w stosunku do zakwestionowania ważności prawa do znaku wcześniejszego w związku z postępowaniem o unieważnienie. Również ta sytuacja potwierdza wskazaną potrzebę

-232-

przyznania uprawnionemu do znaku późniejszego wyboru w sposobie usunięcia kolizji wobec udzielonego mu prawa, wynikającej z istnienia prawa do znaku wcześniejszego. Oznacza to, że może on wystąpić w odrębnym postępowaniu z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do tego znaku, zanim jeszcze postępowanie sprzeciwowe przejdzie w postępowanie o unieważnienie. W konsekwencji, za dalszą sankcję nieużywania znaku powinno się także uznać utratę przez uprawnionego do takiego znaku możliwości skutecznego wygaszenia prawa do znaku późniejszego, w tym z powodu nieużywania^[197].

Należy też wyjaśnić, że w przypadku wymienionych sankcji szczególnych obowiązuje nieco inna zasada dotycząca daty, od której liczy się wstecz pięcioletni okres nieużywania znaku wcześniejszego. Nie jest nią dopiero data podniesienia zarzutu w postępowaniu o unieważnienie lub wygaszenie lub w postępowaniu sprzeciwowym. Z uwagi na ryzyko nadużyć bardziej miarodajna jest inna data. W przypadku postępowania o unieważnienie lub wygaszenie oraz postępowania sprzeciwowego wobec znaku późniejszego jest to data ogłoszenia o rejestracji tego znaku. Wskazane daty są jednak tylko najwcześniejszymi punktami czasowymi, w których znak wcześniejszy powinien być już „rzeczywiście” używany z perspektywy dochodzenia na jego podstawie wspomnianego wyżej unieważnienia, wygaszenia lub sprzeciwu wobec znaku późniejszego. Jedynie w przypadku postępowania zgłoszeniowego obowiązuje reguła ogólna. Jest to konsekwencja konieczności wszczęcia odrębnego postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia. Niemniej znajdzie w tym przypadku zastosowanie art. 170 ust. 2 PrWłPrzem^[198]. Dla przewidzianej w nim możliwości spodziewania się przez uprawnionego do znaku wcześniejszego wystąpienia z wnioskiem o wygaszenie jego znaku należy też przyjąć maksymalnie wczesny moment. Powinna być nim data ogłoszenia o zgłoszeniu znaku późniejszego.

Sankcją szczególną za niewypełnienie obowiązku używania znaku jest również pozbawienie uprawnionego do znaku skutecznego dochodzenia naruszenia prawa do tego znaku^[199]. Chodzi zwłaszcza o brak możliwości zakazania osobie trzeciej używania znaku podobnego (art. 157 PrWłPrzem). Sankcja ta jest uznawana za najbardziej dotkliwą pod względem praktycznym^[200]. Powinna więc obejmować nie tylko roszczenie zakazowe, lecz także wszelkie inne roszczenia. Powinna także rozciągać się na wniosek o zabezpieczenie tymczasowe^[201]. Należy zauważyć, że w przypadku omawianej sankcji nie ma potrzeby stosowania alternatywy: albo znak wcześniejszy, albo znak późniejszy. Spór, którego dotyczy ta sankcja, nie ma charakteru sporu o prawo wyłączne pod względem formalnym i zarazem ogólnym. Dotyczy takiego prawa pod względem faktycznym i jedynie inter partes. Powództwo o naruszenie (lub zabezpieczenie), o którym mowa, będzie się więc odnosić z reguły do znaku niezarejestrowanego. Nawet jednak, gdyby było ono skierowane przeciwko znakowi zarejestrowanemu, nie miałoby na celu usunięcia go z rejestru znaków. Dlatego w takim przypadku, niezależnie od rezultatu wymienionego powództwa, prawa do obydwu znaków (zarejestrowanych) pozostałyby zachowane. Jest tak bez względu na treść art. 11 ust. 3 dyrektywy 2008/95, sugerującego, że podniesienie nieużywania znaku powoda miałoby się odbywać początkowo w drodze „zastrzeżenia”, ale ostatecznie w trybie powództwa wzajemnego o wygaszenie prawa do tego znaku. Pomijając aspekt proceduralny, który uniemożliwia całościowe recypowanie rozwiązania z powołanej regulacji dyrektywy 2008/95, wystarczy jednak stwierdzić, że pozwany ma oczywiście prawo wystąpienia w takiej sytuacji z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku powoda. Wszczęcie przed UP postępowania o wygaszenie da też podstawę dla żądania zawieszenia cywilnego postępowania o naruszenie (art. 177 § 1 pkt 3 KPC). Należy też wyjaśnić, że również w odniesieniu do rozważanej sankcji powinno się przyjąć odpowiedni punkt czasowy, od którego miałby być liczony pięcioletni okres nieużywania. Nie musi nim być data podniesienia zarzutu nieużywania w postępowaniu o naruszenie czy tym bardziej dopiero data wniosku o wygaszenie. Najwcześniejszą datą jest data powództwa o naruszenie prawa do znaku (wcześniejszego). Przesunięcie powyższego momentu ma służyć zabezpieczeniu przed nadużyciami, wynikającymi z kalkulowania przez uprawnionego do tego znaku czasu, w którym opłacałoby mu się używać znaku w celu dochodzenia jego naruszenia^[202].

§ 9. Kwestie szczególne

I. Obowiązek używania znaku usługowego

Szczególne podejście do obowiązku używania znaku usługowego wynika z opinii o typowych, normalnych z gospodarczego punktu widzenia formach posługiwania się tym znakiem. Za takie formy uważa się korzystanie ze znaku w korespondencji i dokumentach (np. biletach lotniczych lub polisach ubezpieczeniowych), na broszurach reklamowych i materiałach pomocniczych (np. kartach

-233-

bankowych, menu restauracji lub torbach reklamowych sklepów), a także na budynkach, w których świadczone są usługi^[203]. Mimo to także w przypadku tego znaku warunkiem realizacji obowiązku używania jest jednak wypełnienie przez znak jego podstawowej funkcji. W omawianej sytuacji oznacza to, że obowiązek ten może być zrealizowany, jeśli znak jest zastosowany względem określonej usługi. Dopiero wtedy znak umożliwia identyfikowanie ze sobą takiej usługi, gdy jest stosowany dla jej odróżnienia od usług innych przedsiębiorców^[204]. Z tego powodu nie można uznać za użycie znaku np. dla sprzedaży wysyłkowej umieszczenia znaku na okładce katalogu lub torbie reklamowej, w której przesyłany jest towar. Znak nie odnosi się bowiem wówczas do żadnej konkretnej usługi^[205].

Wymaga wyjaśnienia, że specyfika znaku usługowego powinna być respektowana w ramach obowiązku używania. Nie może ona natomiast prowadzić do osłabienia funkcji obowiązku używania. Dlatego liberalniejsze podejście do form używania tego znaku, czyniących zadość wspomnianemu obowiązkowi, powinno być traktowane jako wyjątek. Za regułę należy zatem uznać w szczególności, że posłużenie się znakiem usługowym w samej nazwie uprawnionego do tego znaku nie prowadzi do wypełnienia obowiązku używania^[206]. Nie umożliwia ono ustalenia używania znaku w odniesieniu do konkretnych usług ani tym bardziej nie pozwala na ustalenie zakresu eksploatacji znaku, istotnego w perspektywie przesłanki „poważnego” używania^[207].

Przejawem zasadniczo równoważnego traktowania znaku usługowego ze znakiem dla towarów jest uznanie w jego przypadku wypełnienia obowiązku używania przez posługiwanie się nim jedynie w eksporcie (art. 169 ust. 5 PrWłPrzem). Specyfika tego znaku nie wydaje się na tyle silna, aby w tym względzie czynić względem niego wyjątek. Mimo zastrzeżeń co do możliwości zastosowania wymienionego sposobu używania do znaku usługowego^[208], należy opowiedzieć się za stanowiskiem akceptującym taką możliwość^[209]. Opinia przeciwna byłaby nie do pogodzenia z podstawową zasadą prawa znaków, przewidującą brak różnicy między towarami i usługami, a tym samym między znakiem towarowym i usługowym^[210].

II. Obowiązek używania znaku a znak powtórny

Powyższy problem musi być rozumiany ściśle. Nie chodzi w tym przypadku o ograniczanie prawa do tworzenia przez tego samego uprawnionego szerszego zasobu podobnych czy nawet identycznych znaków. Chodzi natomiast o uniemożliwienie zgłaszania takich znaków w sytuacjach, które budzą wątpliwości w aspekcie obowiązku używania danego znaku, dla którego znak zgłaszany byłby tzw. znakiem powtórnym. Są to sytuacje, w których uprawniony zgłasza znak pokrywający się z posiadanym już znakiem co do jego postaci oraz zakresu zastrzeżonych dla niego towarów lub usług, wobec którego to znaku nie zadośćuczynił ustawowemu wymogowi jego używania. Powinny być one kwalifikowane jako próba obejścia obowiązku używania znaku. Podlegają takiej kwalifikacji wtedy, gdy zgłoszeniu drugiego takiego samego lub podobnego znaku można postawić zarzut zgłoszenia w złej wierze^[211]. Zła wiara jest oparta na blokującym zamiarze uzyskania prawa na znak, a dokładniej utrzymaniu blokującej rejestracji przez zastąpienie zgłaszanym znakiem tego znaku, który podlega wygaszeniu z powodu nieużywania. Wymieniony zarzut jest więc uzależniony od zaistnienia kolizji między nieużywanym znakiem, dla którego nowo zgłoszony znak jest znakiem powtórnym, oraz podobnym znakiem osoby trzeciej. Kolizja taka nie musi jeszcze mieć charakteru formalnego, tj. być przedmiotem odpowiedniego postępowania. Może wynikać z faktu używania podobnego znaku przez osobę trzecią do oznaczania takich samych lub podobnych towarów lub usług. Wydaje się, że zarzut znaku powtórnego może być postawiony także w przypadku analogicznym do tego z art. 170 ust. 2 PrWłPrzem. W konsekwencji, taki zarzut odnosiłby się również do sytuacji, kiedy znak powtórny dotyczyłby znaku, do którego uprawniony powinien spodziewać się złożenia wniosku o jego wygaszenie ze względu na brak „rzeczywistego” używania.

Należy podkreślić, że skuteczność zarzutu znaku powtórnego nie jest uzależniona od uprzedniego wygaśnięcia prawa ochronnego na znak główny (wcześniejszy) z powodu jego nieużywania. Wystarczy wykazanie w ramach omawianego zarzutu, że znak wcześniejszy zasługiwałby na wspomniane wygaszenie. Rozwiązanie to dotyczy nie tylko tego zarzutu jako takiego, a więc jego podniesienia w obronie przed zarzutami wyprowadzanymi ze zgłoszenia znaku powtórnego lub nawet z prawa do znaku wcześniejszego, ale w powiązaniu ze znakiem powtórnym. Dotyczy również wskazanego zarzutu jako instrumentu ataku, a konkretnie - jego realizacji w trybie wniosku o unieważnienie znaku powtórnego. W celu udowodnienia zgłoszenia danego

-234-

znaku w złej wierze, jako znaku powtórnego wobec znaku głównego, który nie był używany w sposób wymagany, wystarczy wykazanie braku tego używania w postępowaniu o unieważnienie znaku powtórnego. W tym znaczeniu zakaz zgłaszania znaku powtórnego stanowi dodatkową, szczególną sankcję za niewypełnienie obowiązku używania.

III. Ciężar dowodu

Przepis art. 169 ust. 6 PrWłPrzem jednoznacznie wskazuje na uprawnionego do znaku towarowego jako stronę, na której w razie sporu o wypełnienie obowiązku używania znaku spoczywa ciężar dowodu w tej kwestii. Z przepisu tego wynika, że wymieniony dowód ma dotyczyć „rzeczywistego” używania albo ważnych powodów braku takiego używania. Rozwiązanie takie stanowi odwrócenie ogólnej zasady dowodowej, według której dowód obciąża stronę dochodzącą określonych roszczeń (art. 6 KC). Jest ono uzasadnione przede wszystkim funkcją obowiązku używania. Ułatwia więc usunięcie z rejestru nieużywanych znaków. Stwarza bowiem sytuację procesową, w której w razie wniosku lub zarzutu przeciwko danemu znakowi z powodu jego nieużywania przyjmuje się domniemanie nieużywania. Dlatego powyższe rozwiązanie wymusza na uprawnionym dowód eksploatacji znaku w sposób przewidziany w ustawie. Ma zatem na celu uniknięcie sytuacji, w której znak pozostawałby w rejestrze pomimo niewykazania jego wymaganej eksploatacji^[212].

Biorąc pod uwagę znaczenie obowiązku używania, należy uznać, że dowody realizacji tego obowiązku powinny być niewątpliwe, wolne od domysłów. Jak wspomniano, wszelkie wątpliwości w tej kwestii muszą przemawiać na niekorzyść uprawnionego. Należy również zawęzić zakres środków dowodowych. Nie może być w ogóle takim dowodem domniemanie faktyczne. Nie zasługuje też na zaliczenie do tych dowodów, przynajmniej jako dowód samodzielny, ustne lub pisemne oświadczenie określonych osób, zwłaszcza władz i pracowników uprawnionego lub jego kooperantów. Niezależnie nawet od wątpliwości co do wiarygodności takich oświadczeń, nie są one obiektywne. Nie są bowiem w stanie wykazać faktycznego, a tym bardziej „poważnego” używania znaku w obrocie. Z tego samego powodu nie zasługują na uznanie za samodzielny dowód także zeznania świadków. W związku z tym wątpliwym dowodem „rzeczywistego” używania znaku są również badania demoskopowe. Samodzielnymi i zarazem najważniejszymi dowodami są natomiast faktury czy rachunki, świadczące o konkretnych transakcjach kupna-sprzedaży z udziałem konsumentów. Uzupełniające znaczenie mają druki zamówień, papier firmowy i dokumenty handlowe, w tym umowy, a także opakowania, etykiety, katalogi i materiały reklamowe. Dowody te liczą się jednak tylko o tyle, o ile mają bezpośredni związek z wymienionymi transakcjami. Wymaga podkreślenia, że bez względu na swoją wartość dowodową wszelkie środki dowodowe muszą ujawniać sam znak, a także dokładnie wskazywać na okoliczności jego użycia, w szczególności rodzaj towarów lub usług, czas, miejsce oraz skalę użycia znaku^[213].

Trzeba też zauważyć, że wnioskodawca czy stawiający zarzut nieużywania nie jest zwolniony od pewnej aktywności dowodowej. Musi zbijać dowody uprawnionego do znaku, kwestionując zarówno samą ich wartość dowodową, jak i poszczególne aspekty używania, do których się one odnoszą. Tego rodzaju działanie jest wskazane zwłaszcza w najbardziej spornych kwestiach obowiązkowej eksploatacji znaku, dotyczących postaci znaku, oznaczanych nim towarów lub usług, osoby posługującej się znakiem, miejsca jego eksploatacji, a także samej jej skali. Niekiedy nawet sam musi wykazać określoną okoliczność. Jest tak w razie zastosowania art. 170 ust. 2 PrWłPrzem, kiedy to na wnioskodawcy spoczywa ciężar wykazania, a przynajmniej uprawdopodobnienia podjęcia przez uprawnionego przygotowań do używania znaku dopiero w obawie przed ryzykiem utraty prawa do znaku^[214].

-235-

[1] Zwrócił na to uwagę J. Szwaja, w: Zagadnienia prawa wynalazczego (pod red. S. Grzybowskiego), Warszawa 1969, s. 172.

[2] Por. M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 6-8.

[3] Bliżej na ten temat M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego - glosa, s. 37-44.

[4] Szerzej M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego w prawie polskim, s. 113-116.

[5] Szerzej M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 2-6.

[6] Wzorcem ustawodawczym dla tych przepisów była wspólna regulacja Beneluksu. Tak J. J. Bugge, P. E. P. Gregersen, Requirement of Use, s. 310. Bliżej o wspomnianej regulacji zob. M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 16.

[7] Druga z wymienionych kwestii jest uregulowana w rozporządzeniu wykonawczym Nr 40/94. Co do szczegółów zob. M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 476-487.

[8] Por. M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 12.

[9] Zauważa się nawet, że z racji wspomnianego powiązania tej regulacji wspólnotowej rozporządzenie nie daje w zakresie dyskutowanej instytucji zasadniczo żadnej nowej podstawy interpretacyjnej poza tą, która wynika już z dyrektywy. Por. J. J. Bugge, P. E. P. Gregersen, Requirement of Use, s. 311.

[10] Szerzej M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 13.

[11] Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm.

[12] Tak R. Skubisz, Prawo z rejestracji, s. 98.

[13] Bliżej o genezie i treści ówczesnych regulacji obcych zob. M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 14-37.

[14] Orzecznictwo zajmowało się powyższą instytucją zupełnie incydentalnie.

[15] Zob. zwłaszcza ustawę z 9.5.2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 99, poz. 662 (która weszła w życie 20.6.2007 r.), na mocy której doprecyzowano datę wyznaczającą początek biegu okresu, po upływie którego prawo ochronne na znak podlega sankcjom z powodu nieużywania znaku, oraz wprowadzono, w tym też w odniesieniu do powyższej kwestii, przepis dotyczący znaku międzynarodowego.

[16] Szerzej M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 38-39.

[17] Okoliczność ta potwierdza wspomnianą wyżej tezę o pierwszoplanowej roli, jaką przepisy dyrektywy 2008/95 odgrywają w ramach całej regulacji wspólnotowej dotyczącej obowiązku używania znaku.

[18] Pojęciem tym posługuje się nauka brytyjska. Por. R. E. Annand, H. E. Norman, Blackstone’s Guide, s. 66 oraz A. Michaels, A Practical Guide, s. 64.

[19] Opinia Rzecznika Generalnego z 26.10.2006 r. w sprawie C-246/05 (Häupl). Por. M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego - glosa, s. 39-40.

[20] Por. G. H. C. Bodenhausen, Pariser Verbandsübereinkunft, s. 63.

[21] Zob. np. na tle prawa niemieckiego G. Schricker, Der Benutzungszwang, s. 14; prawa austriackiego - E. Engin-Deniz, Markenschutzgesetz, s. 259; prawa francuskiego - J. C. Galloux, Droit de la propriété, s. 462.

[22] Por. np. R. Skubisz, Prawo z rejestracji, s. 98-99. Szerzej M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 50-52.

[23] Zwraca na to uwagę w nauce niemieckiej V. Schoene, Der Benutzungszwang, s. 27.

[24] Tak w nauce francuskiej F. Pollaud-Dulian, Droit de la propriété, s. 586; w nauce duńskiej - S. BOget, w: Question 70, s. 242, a w nauce polskiej np. M. Kępiński, Używanie znaków towarowych, s. 45.

[25] Tak o znaczeniu faktycznego używania znaku już J. Koczanowski, Funkcje i ochrona, s. 80-85.

[26] Tak słusznie R. Skubisz, Wprowadzenie do obrotu towaru ze znakiem towarowym (wybrane problemy), w: Prawo w XXI wieku, s. 810-811, twierdząc, że działanie sprzeczne z prawem nie może być instrumentem służącym do zachowania tego prawa.

[27] Szerzej M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 64-66 i 93.

[28] Sama różnica w nomenklaturze - niezależnie nawet od wcześniejszego istnienia obowiązku używania patentu - może być tłumaczona rangą patentu. Względem niego zarzut „nadużycia” jest przejawem realizacji polityki prawa, a w kontekście ustawowych przyczyn nadużycia służy bardziej interesowi publicznemu (konsumenckiemu) niż prywatnemu.

[29] Szerzej M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 54-57.

[30] M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 53-54.

[31] Na związek obowiązku używania z drugim z wymienionych zjawisk zwrócił uwagę już S. Sołtysiński, Prawo z rejestracji, s. 139-140.

[32] Zostało to potwierdzone w wyr. NSA z 13.3.2007 r., II GSK 275/06, „Pegaz (I)” i z 15.1.2008 r., II GSK 169/07, „Pegaz (II)”; zob. na: www.nsa.gov.pl. Bliżej na temat znaczenia zamiaru używania znaku dla udzielenia prawa na znak zob. M. Trzebiatowski, Znak.

[33] Szerzej M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 58-59 i 97-98.

[34] Por. uzasadnienie wyr. SPI z 23.2.2006 r. w sprawie Bainbridge, T-194/03, Zb.Orz. 2006, s. II-00445. Bliżej na ten temat zob. M. Trzebiatowski, Używanie znaku towarowego w postaci, s. 49-56.

[35] Tak w nauce francuskiej np. A. R. Bertrand, Le Droit des Marques, s. 397.

[36] Wywodzi się ona z prawa państw Beneluksu. Stąd też jego interpretacja jest oparta na orzecznictwie tych państw, a zwłaszcza słynnym wyr. SN Beneluksu z 27.1.1981 r., A 80/1, „Turmac/Reynolds”, GRUR Int. 1981, Nr 10, s. 640 i n.

[37] Np. B. Pretnar, Use and Non-Use in Trade Mark Law, w: Trade Mark Use, s. 13 i 19. Podobnie I. Wiszniewska, Znaki towarowe w prawie własności przemysłowej, PPH 2001, Nr 12, s. 5. Pozytywnie jednak E. Wojcieszko-Głuszko, Ustanie, s. 292.

[38] Tak też E. Wojcieszko-Głuszko, Ustanie, s. 292-293. Inaczej U. Promińska, w: E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, s. 226; taż, Zakres ochrony, s. 78-79, według której w celu wyjaśnienia tego pojęcia należy się opierać na jego dotychczasowym, powszechnym rozumieniu używania znaku. Podobnie też A. Szewc, G. Jyż, Prawo własności przemysłowej, s. 195.

[39] Por. w nauce niemieckiej R. Hackbarth, Grundfragen, s. 101. Nie w pełni kategorycznie wyr. SN z 17.2.2005 r., I CK 626/04, OSP 2005, Nr 12, poz. 148, odwołujący się w tej kwestii do art. 154 PrWłPrzem.

[40] Wyroki ETS z 11.3.2003 r. w sprawie Ansul, C-40/01, Zb.Orz. 2003, s. I-02439 i post. ETS z 27.1.2004 r., w sprawie La Mer C-259/02, Zb.Orz. 2004, s. I-01159 oraz wyr. SPI z 12.12.2002 r., T-39/01, w sprawie Hiwatt, Zb.Orz. 2002, s. II-05233 i wyr. SPI z 12.3.2003 r. w sprawie Cocoon, T-174/01, ECR 2003, s. II-00789. Szerzej M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 68-72 i 95-96.

[41] Od dawna akcentuje się to w nauce brytyjskiej. Por. np. B. Isaac, Use for the Purpose of Resisting an Application for Revocation for Non-Use, w: Trade Mark Use, s. 224.

[42] J. J. Bugge, E. P. E. Gregersen, Requirement of Use, s. 312. Również tę cechę podkreśla się w nauce brytyjskiej. Por. np. J. Gyngell, A. Poulter, A User’s Guide, s. 97.

[43] Wyr. SN z 17.2.2005 r., I CK 626/04, OSP 2005, Nr 12, poz. 148.

[44] Szerzej M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 98-100.

[45] Wyr. ETS z 11.3.2003 r. w sprawie Ansul i post. ETS z 27.1.2004 r. w sprawie La Mer. Por. M. Trzebiatowski, Komentarz do postanowienia ETS w sprawie C-259/02, w: Skubisz, Własność przemysłowa. 2008, s. 291-302.

[46] Tak w nauce austriackiej R. Beetz, w: marken.schutz, s. 609.

[47] Tak w nauce francuskiej już A. Thrierr, w: Question 70, s. 253-254, a obecnie m.in. A. R. Bertrand, Le Droit des Marques, s. 402, wraz z cyt. orzecznictwem.

[48] Zwraca na to uwagę w nauce niemieckiej R. Hackbarth, Grundfragen, s. 101-102.

[49] Tak w nauce państw Beneluksu m.in. T. van Innis, Les Signes, s. 247 i 278.

[50] Bliżej o znaczeniu zamiaru i czynności przygotowawczych zob. M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 97-98 i 145-147.

[51] R. Skubisz, Prawo z rejestracji, s. 84.

[52] Bliżej o znaczeniu samej oferty z punktu widzenia obowiązku używania zob. M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 100-101 i 141-145.

[53] Dlatego błędny jest wyr. WSA w Warszawie z 28.10.2004 r. w sprawie Carpoint, II SA 3752/03, niepubl.

[54] Tak w nauce niemieckiej P. Lange, Marken, s. 235, a inaczej V. Schoene, Der Benutzungszwang, s. 88.

[55] J. J. Bugge, P. E. P. Gregersen, Requirement of Use, s. 312. Tak też już R. Skubisz, Prawo z rejestracji, s. 85.

[56] Por. w nauce francuskiej np. F. Pollaud-Dulian, Droit de la propriété, s. 590, wraz z cyt. orzecznictwem.

[57] Por. w praktyce niemieckiej V. Schoene, Der Benutzungszwang, s. 104-105.

[58] Podobnie już R. Skubisz, Prawo z rejestracji, s. 85.

[59] Por. w praktyce duńskiej J. J. Bugge, P. E. P. Gregersen, Requirement of Use, s. 312.

[60] Por. w praktyce brytyjskiej R. E. Annand, H. E. Norman, Blackstone’s Guide, s. 123 i 214.

[61] Tak m.in. w nauce niemieckiej R. Hackbarth, Grundfragen, s. 122-123.

[62] R. Skubisz, Prawo z rejestracji, s. 84.

[63] Por. w nauce niemieckiej K. H. Fezer, Markenrecht, s. 1081-1082, 1085-1088 i 1091-1092.

[64] Tak w nauce francuskiej J. C. Galloux, Droit de la propriété, s. 463, wraz z cyt. orzecznictwem.

[65] Tak już R. Skubisz, Nowa ustawa, s. 183.

[66] W szczególnych przypadkach takimi odbiorcami mogą być sami przedsiębiorcy. Szerzej M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 93-96. Tylko przy tym zastrzeżeniu można się więc zgodzić z M. Kępińskim, glosa do wyr. SN z 17.2.2005 r., I CK 626/04, OSP 2005, Nr 12, poz. 148.

[67] R. Skubisz, Obowiązek używania, s. 64-65; tenże, Prawo znaków towarowych, s. 211-212. Por. też U. Promińska, Prawo z rejestracji, s. 75.

[68] Por. w nauce bułgarskiej G. Dobrev, w: Question 70, s. 232. Co do podobnych przypadków w praktyce duńskiej i węgierskiej oraz nieco odmiennej praktyki brytyjskiej zob. M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 114-115, 118-119 i 120-121.

[69] Wyr. ETS z 11.3.2003 r. w sprawie Ansul i post. ETS z 27.1.2004 r. w sprawie La Mer.

[70] Zob. orzecznictwo niemieckie cyt. przez M. Trzebiatowskiego, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 73-75.

[71] B. Pretnar, Use and Non-Use in Trade Mark Law, w: Trade Mark Use, s. 12, powołując się na G. H. C. Bodenhausena, Guide to the Application, s. 75.

[72] Wyraźną regulację dotyczącą powyższej kwestii zawiera ustawa estońska. Szerzej, w tym bliżej o wspomnianej regulacji, M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 125 i 152-157.

[73] Co do odmiennej praktyki w państwach skandynawskich zob. M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 80-81.

[74] Wyr. ETS z 11.5.2006 r. w sprawie Vitafruit, C-416/04 P, Zb.Orz. 2006, s. I-04237 oraz wyr. SPI z 8.7.2004 r. w sprawie Hipoviton, T-334/01, Zb.Orz. 2004, s. II-02787. Szerzej M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 158-161.

[75] J. Phillips, Trade Mark, s. 439.

[76] Wskazywał na to już R. Skubisz, Prawo znaków towarowych, s. 212; tenże, Prawo z rejestracji, s. 101.

[77] Wyr. ETS z 9.12.2008 r. w sprawie Radetzky, C-442/07, Zb.Orz. 2008, s. I-09223. Por. M. Trzebiatowski, Używanie znaku towarowego przez stowarzyszenie.

[78] Wyroki ETS: z 11.3.2003 r. w sprawie Ansul; z 27.1.2004 r. w sprawie La Mer; z 11.5.2006 r. w sprawie Vitafruit. Por. też M. Trzebiatowski, Komentarz do postanowienia ETS w sprawie C-259/02, w: Skubisz, Własność przemysłowa, 2008, s. 294-301.

[79] W tym kierunku M. Kępiński, glosa do wyr. SN z 17.2.2005 r., I CK 626/04, OSP 2005, Nr 12, poz. 148.

[80] Por. w nauce niemieckiej U. Bous, w: Heidelberger Kommentar, s. 395.

[81] Tak już R. Skubisz, Prawo znaków towarowych, s. 212.

[82] Por. w nauce brytyjskiej R. E. Annand, H. E. Norman, Blackstone’s Guide, s. 124.

[83] Por. w nauce niemieckiej K. H. Fezer, Markenrecht, s. 1099.

[84] Podobnie brzmi też definicja „poważnego” używania, przewidziana expressis verbis w ustawie łotewskiej na podstawie orzecznictwa wspólnotowego. Bliżej na ten temat M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 172.

[85] Wyroki ETS: z 11.3.2003 r. w sprawie Ansul; z 27.1.2004 r. w sprawie La Mer; z 11.5.2006 r. w sprawie Vitafruit, a także wyroki SPI: z 8.7.2004 r. w sprawie Hipoviton oraz z 7.6.2005 r. w sprawie Solevita, T-303/03, Zb.Orz. 2005, s. II-01917. Szerzej M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 160-161, wraz z podanymi tam przykładami praktycznymi.

[86] Tak już R. Skubisz, Prawo z rejestracji, s. 105. Ostatnio podobnie U. Promińska, Zakres ochrony, s. 79. Bliżej o znaczeniu zasady specjalizacji z tego punktu widzenia M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 200-210.

[87] Koncepcja rozszerzonego skutku używania znaku jest różnie oceniana w państwach UE, np. pozytywnie w nauce niemieckiej, a krytycznie w nauce brytyjskiej. Bliżej na ten temat zob. M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 188-189 i 194-195.

[88] A. Y. Spencer, European Harmonization, s. 26.

[89] Podobnie w nauce niemieckiej K. H. Fezer, Markenrecht, s. 1107-1109. Szerzej, wraz z przykładami, M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 202-204.

[90] Wyroki SPI z 14.7.2005 r. w sprawie Aladin, T-126/03, Zb.Orz. 2005, s. II-02861 oraz z 17.10.2006 r. w sprawie Galzin, T-483/04, Zb.Orz. 2006, s. II-04109. Szerzej, w tym co do konserwatywnej (ostrożnej) pod tym względem praktyki OHIM, M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 185-187.

[91] W tym kierunku M. Kępiński, glosa do wyr. SN z 17.2.2005 r., I CK 626/04, OSP 2005, Nr 12, poz. 148, twierdząc, że w świetle art. 171 PrWłPrzem wystarczy używanie znaku dla towarów lub usług tego samego rodzaju.

[92] Tak wyr. SPI z 14.7.2005 r. w sprawie Aladin. Inaczej jeszcze do niedawna w praktyce francuskiej F. Poullaud-Dulian, Droit de la propriété, s. 594, wraz z cyt. orzecznictwem.

[93] Tak w nauce niemieckiej już G. Schricker, Der Benutzungszwang, s. 26. Szerzej M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 203-204.

[94] A. Y. Spencer, European Harmonization, s. 26.

[95] Pokazuje to m.in. praktyka hiszpańska. Zob. M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 192.

[96] Pogląd taki wynika też z praktyki OHIM. Por. np. decyzję Izby Odwoławczej OHIM z 17.7.2002 r. w sprawie Lindenhof, R 0036/2002-3.

[97] Tak w nauce niemieckiej K. H. Fezer, Markenrecht, s. 1110. Jednak wyr. ETS z 11.3.2003 r. w sprawie Ansul sugeruje dopuszczalność takiej sytuacji. Krytycznie J. Starck, Die Benutzung, s. 169 i n.

[98] Podobnie już R. Skubisz, Prawo z rejestracji, s. 105. Por. w nauce niemieckiej K. H. Fezer, Markenrecht, s. 1105 i 1115 oraz w nauce austriackiej G. Kucsko, Markenschutzgesetz 1970, s. 39-40.

[99] Por. wyr. ETS z 11.3.2003 r. w sprawie Ansul.

[100] Wyr. ETS z 15.1.2009 r. w sprawie Silberquelle, C-495/07, Zb.Orz. 2009, s. I-00137. Por. M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego a nieodpłatne oferowanie, s. 791-794.

[101] G. H. C. Bodenhausen, Pariser Verbandsübereinkunft, s. 64.

[102] Por. w nauce państw Beneluksu H. E. Ruijsenaars, Der Benutzungszwang, s. 655-656 oraz w nauce niemieckiej I. Frommeyer, Rechtserhaltende Benutzung, s. 304-305.

[103] Podobnie już U. Promińska, Ustawa, s. 56.

[104] Jest tak zwłaszcza w świetle oficjalnej, francuskiej wersji konwencji, w której określenie „znamiona odróżniające” jest tłumaczone jako le caractere distinctif. Por. M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego w prawie polskim, s. 122-123.

[105] Tak też na tle prawa niemieckiego V. Schoene, Der Benutzungszwang, s. 130, wraz z cyt. orzecznictwem.

[106] Tak już G. H. C. Bodenhausen, Pariser Verbandsübereinkunft, s. 64. Obecnie m.in. w nauce austriackiej R. Beetz, w: marken.schutz, s. 621.

[107] Szerzej M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego w prawie polskim, s. 124-125.

[108] Por. m.in. w praktyce szwajcarskiej G. Schricker, Der Benutzungszwang, s. 22.

[109] Bardziej szczegółowo zob. M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 310-311.

[110] Taka jest m.in. praktyka OHIM. Zob. M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 277.

[111] Wynika to z praktyki OHIM. Zob. M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 277-278.

[112] Szerzej o powyższych kryteriach M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 301-314.

[113] Bliżej na temat tego zagadnienia, określanego w nauce niemieckiej pojęciem znaku podwójnego czy drugorzędnego (Zweitmarke), M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 281-283 i 310-311, wraz z cyt. literaturą i orzecznictwem.

[114] Por. w nauce niemieckiej V. Schoene, Der Benutzungszwang, s. 116-117.

[115] Por. wyr. SPI z 23.2.2006 r. w sprawie Bainbridge, utrzymany w mocy wyr. ETS z 13.9.2007 r. w sprawie Bainbridge, C-234/06 P, Zb.Orz. 2007, s. I-07333. Tak też m.in. wyr. NSA z 25.10.2006 r. w sprawie Twoje dziecko, II GSK 190/06, niepubl. Szerzej M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 297-298 i 303-307, wraz z cyt. dalszym orzecznictwem.

[116] Największe opory budzi ona na tle prawa niemieckiego i włoskiego. Bliżej na ten temat M. Trzebiatowski, Używanie znaku towarowego w postaci, s. 52-54.

[117] Dotyczy to zwłaszcza używania jednego z dwóch podobnych znaków zarejestrowanych, z których jeden nie nadaje się jednak praktycznie do „rzeczywistego” używania ze względu na jego konstrukcyjne niedostosowanie do wymogów takiego używania dla danego rodzaju towarów (usług). Bliżej na ten temat M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 314.

[118] Dlatego nieprzemyślany jest art. 169 ust. 7 PrWłPrzem, który miałby umożliwiać wygaszenie z powodu nieużywania znaku tylko w stosunku do jednego ze współuprawnionych do znaku objętego wspólnym prawem lub jednego z uprawnionych do używania znaku wspólnego.

[119] Tak w nauce niemieckiej K. H. Fezer, Markenrecht, s. 1117-1118.

[120] Dowodem tego jest wadliwy wyr. WSA w Warszawie z 28.10.2004 r. w sprawie Carpoint. Bliżej na ten temat M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 256-257 i 259-261.

[121] Szerzej M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 266-267.

[122] Argument ten musi być bowiem rozważany w świetle wyr. ETS z 9.12.2008 r. w sprawie Radetzky, przyjmującego możliwość samodzielnego wykonania obowiązku używania znaku przez tego rodzaju organizacje.

[123] Por. A. Y. Spencer, European Harmonization, s. 27.

[124] Tak słusznie w wyr. WSA w Warszawie, utrzymanym w mocy wyr. NSA z 15.1.2008 r. w sprawie Pegaz, II GSK 169/07, niepubl. Bliżej na temat znaczenia tych wyroków M. Trzebiatowski, Znak.

[125] Por. w nauce francuskiej np. A. R. Bertrand, Le Droit des Marques, s. 403, wraz z cyt. orzecznictwem.

[126] J. J. Bugge, P. E. P. Gregersen, Requirement of Use, s. 313.

[127] Tak błędnie wyr. WSA w Warszawie z 28.10.2004 r. w sprawie Carpoint. Krytycznie M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 257-258.

[128] Na tle przepisów wspólnotowych z reguły odrzuca się wymóg pisemności, a także dopuszcza się domniemanie zgody. Por. A. Y. Spencer, European Harmonization, s. 28.

[129] Będzie tak zwłaszcza wtedy, gdy osoba trzecia używa znaku w postaci odmiennej, a odpowiadającej innemu zarejestrowanemu znakowi uprawnionego. Zgoda nie dotyczy bowiem w takim przypadku używania tego innego znaku.

[130] Na ten przepis zwróciła uwagę już E. Wojcieszko-Głuszko, w: Własność intelektualna w Światowej Organizacji Handlu, s. 41.

[131] Tak w nauce brytyjskiej R. E. Annand, H. E. Norman, Blackstone’s Guide, s. 127.

[132] Niejednoznacznie w nauce brytyjskiej N. J. Wilkof, Third Party Use of Trade Marks, w: Trade Mark Use, s. 115-116.

[133] Akcentuje się to zwłaszcza w nauce szwajcarskiej. Por. np. A. Troller, Immaterialgüterrecht, s. 275.

[134] Bliżej o znaczeniu kryterium kontroli M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 258-261.

[135] Tak w prawie wspólnotowym G. Eisenführ, w: G. Eisenführ, D. Schennen, Gemeinschaftsmarkenverordnung, s. 261.

[136] Szerzej M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 255-257.

[137] Taki warunek jest na ogół odrzucany w nauce państw członkowskich UE, choć przyjmuje się go w nauce brytyjskiej i duńskiej. Zob. M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 246-248.

[138] Przeciwko takiemu wymogowi wyr. WSA w Warszawie z 26.1.2005 r. w sprawie Krokus, VI SA/Wa 285/04, niepubl.

[139] Szerzej M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 265.

[140] Tak w nauce niemieckiej już G. Schricker, Der Benutzungszwang, s. 23 i 25.

[141] Bliżej na ten temat M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 233-234.

[142] Tak, na tle przepisów dyrektywy, np. R. Hackbarth, Grundfragen, s. 241.

[143] A. Y. Spencer, European Harmonization, s. 27.

[144] Inaczej jest w praktyce francuskiej. Por. F. Poullaud-Dulian, Droit de la propriété, s. 590.

[145] Odmiennie raczej E. Wojcieszko-Głuszko, Ustanie, s. 291-292, traktując ten sposób używania znaku za „substytut” używania rzeczywistego.

[146] Inaczej w nauce austriackiej, np. R. Beetz, w: marken.schutz, s. 624, wraz z cyt. orzecznictwem.

[147] Tak w nauce francuskiej F. Poullaud-Dulian, Droit de la propriété, s. 589-590, wraz z cyt. orzecznictwem.

[148] Odmiennie E. Wojcieszko-Głuszko, Ustanie, s. 292.

[149] Bliżej na ten temat M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 219 i 227-228.

[150] Tak wyr. ETS z 27.1.2004 r. w sprawie La Mer.

[151] Co do pełnej argumentacji zob. M. Trzebiatowski, Komentarz do postanowienia ETS w sprawie C-259/02, w: Skubisz, Własność przemysłowa, 2008, s. 301-302.

[152] Chodzi tu raczej w ogóle o używanie. Inaczej w nauce francuskiej J. C. Galloux, Droit de la propriété, s. 465, ograniczający powyższe rozwiązanie tylko do samego podjęcia (rozpoczęcia) eksploatacji znaku, a nie jej „kontynuacji” prowadzącej do wypełnienia obowiązku używania.

[153] Tak w nauce państw Beneluksu i krytycznie względem odmiennej praktyki np. T. van Innis, Les Signes, s. 45 i 515.

[154] Jeszcze swobodniej w doktrynie wspólnotowej J. J. Bugge, P. E. P. Gregersen, Requirement of Use, s. 320. Bliżej o tej koncepcji, w tym o pewnych zastrzeżeniach wobec niej, M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 351-353.

[155] Wskazuje na to wyraźnie np. ustawa austriacka. Zob. M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 322.

[156] Tak też wyr. ETS z 14.6.2007 r. w sprawie Häupl, C-246/05, Zb.Orz. 2007, s. I-04673. Odmiennie jest w praktyce duńskiej. Por. J. J. Bugge, P. E. P. Gregersen, Requirement of Use, s. 310 i 320.

[157] Bliżej o krytyce tego określenia M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 343-344.

[158] Zob. w szczególności cyt. dalej pozycje R. Skubisza, M. Kępińskiego i U. Promińskiej, a także J. Koczanowskiego.

[159] Szerzej M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego - glosa, s. 42-44.

[160] Tak uchw. NSA (7) z 23.4.2008 r. w sprawie Red Bull, II GPS 1/08, OSP 2009, Nr 1, poz. 3. Krytycznie w tej kwestii glosa R. Skubisza, M. Trzebiatowskiego, II GPS 1/08, OSP 2009, Nr 1, poz. 3.

[161] Takie rozwiązanie przewiduje prawo niemieckie. Zob. V. Schoene, Der Benutzungszwang, s. 225-226.

[162] Dokładniej o znaczeniu tego przepisu M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 359-363.

[163] Szerzej M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 352-353.

[164] Tak już G. Schricker, w: Question 70, s. 196-197.

[165] Tak E. Wojcieszko-Głuszko, Ustanie, s. 294. W tym kierunku już M. Kępiński, Używanie znaków towarowych, s. 49. Raczej odmienne stanowisko zajmuje orzecznictwo. Zob. M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 338.

[166] Bliżej o argumentacji M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 353-358.

[167] Tak w nauce niemieckiej już G. Schricker, Der Benutzungszwang, s. 26. Bliżej o uzasadnieniu tego rozróżnienia zob. G. Schricker, Der Benutzungszwang, s. 346-347 i 398-399.

[168] J. J. Bugge, P. E. P. Gregersen, Requirement of Use, s. 315.

[169] Bliżej o wątpliwościach w tej kwestii A. Y. Spencer, European Harmonization, s. 26-27.

[170] Por. w nauce niemieckiej R. Hackbarth, Grundfragen, s. 136.

[171] Tak na tle poprzedniej ustawy R. Skubisz, Prawo z rejestracji, s. 103; tenże, Prawo znaków towarowych, s. 213.

[172] Tak w praktyce niemieckiej. Zob. M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 387.

[173] Zwłaszcza na ten rodzaj postępowania zwrócił uwagę już M. Kępiński, Używanie znaków towarowych, s. 48.

[174] Wyr. WSA w Warszawie z 11.12.2006 r. w sprawie Cafe Pele, VI SA/Wa 1571/06, niepubl. Szerzej M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 385 i 392-394.

[175] Tak w nauce niemieckiej już G. Schricker, Der Benutzungszwang, s. 25.

[176] Co do argumentacji zob. M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 396-398.

[177] Za uwzględnieniem przyczyn subiektywnych opowiada się też E. Wojcieszko-Głuszko, Ustanie, s. 294.

[178] Tak np. w nauce niemieckiej U. Bous, w: Heidelberger Kommentar, s. 398.

[179] W tym kierunku m.in. wyr. SPI z 9.7.2003 r. w sprawie Giorgio Aire, T-156/01, Zb.Orz. 2003, s. II-02789.

[180] Nie w pełni jednoznacznie wyr. ETS z 14.6.2007 r. w sprawie Häupl. Natomiast kategorycznie opinia Rzecznika Generalnego do tego wyroku.

[181] Zwrócił na to uwagę w nauce niemieckiej już G. Schricker, w: Question 70, s. 195. Podobnie obecnie, na tle konserwatywnej pod tym względem praktyki państw Beneluksu, J. J. Bugge, P. E. P. Gregersen, Requirement of Use, s. 316.

[182] Tak w praktyce francuskiej i szwajcarskiej. Zob. M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 372 i 375.

[183] Bliżej o tej koncepcji M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 389-391.

[184] Podobnie w nauce austriackiej R. Beetz, w: marken.schutz, s. 625.

[185] Tak w nauce brytyjskiej np. J. Gyngell, A. Poulter, A User’s Guide, s. 103. Na powyższy czynnik zwracał też uwagę R. Skubisz, Obowiązek używania, s. 65. Obecnie raczej negatywnie do tego czynnika odnosi się E. Wojcieszko-Głuszko, Ustanie, s. 293, a odmiennie U. Promińska, w: E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, s. 245. Szerzej co do znaczenia tego czynnika M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 388-389.

[186] Podobnie już J. Koczanowski, Funkcje i ochrona, s. 52-53.

[187] Tak w praktyce francuskiej. Zob. J. Schmidt-Szalewski, J. L. Pierre, Droit de la propriété, s. 232, wraz z cyt. orzecznictwem.

[188] Tak już G. Schricker, Der Benutzungszwang, s. 25.

[189] Odmiennie, jako usprawiedliwienie, kwalifikowane są wymienione sytuacje w praktyce francuskiej. Zob. A. R. Bertrand, Le Droit des Marques, s. 405. Co do niejednoznacznego w tej kwestii stanowiska orzecznictwa krajowego zob. M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 382.

[190] Zwraca się na to uwagę zwłaszcza w praktyce austriackiej. Zob. M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 371.

[191] Szerzej M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 391-392.

[192] Odmiennie uchw. NSA (7) z 23.4.2008 r. w sprawie Red Bull, II GPS 1/08, OSP 2009, Nr 1, poz. 3. Krytycznie glosa R. Skubisza, M. Trzebiatowskiego, OSP 2009, Nr 1.

[193] Tak w nauce niemieckiej V. Schoene, Der Benutzungszwang, s. 246-247.

[194] Szerzej M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 473-475.

[195] Podobnie w nauce francuskiej już A. Thrierr, w: Question 70, s. 255.

[196] Szerzej M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 498-499.

[197] Bliżej o uzasadnieniu powyższych sankcji szczególnych zob. M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 435-437 i 499-503.

[198] Bliżej o argumentacji za zastosowaniem tego przepisu do sankcji szczególnych zob. M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 353-359.

[199] Wydaje się, że chodzi tylko o naruszenie dochodzone na podstawie art. 296 PrWłPrzem, ale już nie na podstawie przepisów ZNKU. Nie oznacza to, że również na tle przepisów ZNKU nie powinno się przyjąć takiej samej zasady, jaka wynika z powołanego przepisu PrWłPrzem.

[200] Tak M. Kępiński, glosa do wyr. SN z 17.2.2005 r., I CK 626/04, OSP 2005, Nr 12, poz. 148.

[201] Przewiduje to wprost prawo austriackie. Zob. M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 420.

[202] Szerzej M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 349-350.

[203] Tak w nauce niemieckiej V. Schoene, Der Benutzungszwang, s. 105.

[204] Podobnie R. Skubisz, Prawo znaków towarowych, s. 211-212.

[205] Tak wyr. niemieckiego SN z 21.7.2005 r. w sprawie Otto, I ZR 293/02, GRUR 2005, Nr 12, s. 1047 i n.

[206] J. J. Bugge, P. E. P. Gregersen, Requirement of Use, s. 312, powołując się m.in. na praktykę w państwach Beneluksu.

[207] Szerzej M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 104-105 i 151-152.

[208] Np. R. E. Annand, H. E. Norman, Blackstone’s Guide, s. 125. Niejednoznacznie M. Kępiński, glosa do wyr. SN z 17.2.2005 r., I CK 626/04, OSP 2005, Nr 12, poz. 148, wskazujący na konieczność „szczególnego zastosowania” art. 169 ust. 5 PrWłPrzem do usług.

[209] Taka możliwość jest wyraźnie przewidziana w prawie hiszpańskim.

[210] Por. J. J. Bugge, P. E. P. Gregersen, Requirement of Use, s. 314. Szerzej M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 235-236.

[211] J. Phillips, Trade Mark, s. 443.

[212] Szerzej M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 470-471.

[213] Szerzej M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 471-472 i 476-488, wraz z cyt. orzecznictwem.

[214] Bliżej na ten temat M. Trzebiatowski, Obowiązek używania znaku towarowego. Studium, s. 472-473.